Ключевые слова: интеллектуальная собственность, результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, залог интеллектуальной собственности, передача исключительных прав, распоряжение исключительными правами.

В соответствии со ст. 1226 Гражданского кодекса РФ [ "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)" от 18.12.2006 N 230-ФЗ (ред. от 31.12.2014) ] «На результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации … признаются интеллектуальные права, которые включают исключительное право, являющееся имущественным правом, а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, также личные неимущественные права и иные права (право следования, право доступа и другие)». В соответствии с п. 3 ст. 1228 ГК РФ, «Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности, созданный творческим трудом, первоначально возникает у его автора. Это право может быть передано автором другому лицу по договору, а также может перейти к другим лицам по иным основаниям, установленным законом.» В соответствии с п.1 ст. 1229 ГК РФ, «…Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.»

Российское законодательство, предусматривает, прежде всего, две основные «договорные» модели распоряжения исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности: отчуждение исключительного права и предоставление права пользования, которое осуществляется в рамках лицензионного договора, - а также иные альтернативы, как, например, залог исключительных прав, которому и посвящена настоящая статья.

Конструкция залога исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности известна многим правовым системам, однако в каждом государстве она имеет свои особенности. Для многих компаний залог исключительных прав - действенная обеспечительная мера при кредитовании, к которой возможно прибегнуть как обособленно, так и в рамках залога предприятия как единого имущественного комплекса, в состав которого входят права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации.

Общее определение залога в рамках российского гражданского права содержится в статье 334 Гражданского кодекса [ Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 13.07.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2015) ] : «В силу залога кредитор по обеспеченному залогом обязательству (залогодержатель) имеет право в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения должником этого обязательства получить удовлетворение из стоимости заложенного имущества (предмета залога) преимущественно перед другими кредиторами лица, которому принадлежит заложенное имущество (залогодателя)».

Интересно отметить, что, вообще, принципиальные положения о залоге исключительного права прописаны не в четвертой части ГК, которая содержит специализированные правовые нормы в сфере регулирования охраны интеллектуальной собственности, а в первой части Кодекса, посвященной наиболее общим, «фундаментальным» вопросам гражданского права.

Так, залогу исключительного права посвящена специальная статья 358.18 ГК РФ, введенная совсем недавно - Федеральным законом от 12.03.2014 № 35-ФЗ. Согласно пункту первому указанной статьи, исключительные права могут быть предметом залога в той мере, в которой правила ГК РФ допускают их отчуждение, причем отмечено, что государственная регистрация залога исключительного права осуществляется в соответствии с правилами раздела VII (то есть части четвертой) ГК.

В соответствии с положениями ст. 358.18 ГК РФ, к договору залога исключительного права применяются общие положения о залоге, а к договору залога прав по договору об отчуждении исключительных прав и по лицензионному (сублицензионному) договору применяются положения о залоге обязательственных прав, если иное не установлено ГК РФ и не вытекает из содержания или характера соответствующих прав.

Указанная статья также определяет права и обязанности залогодателя и залогодержателя: «…в течение срока действия этого договора без согласия залогодержателя вправе использовать такой результат интеллектуальной деятельности или такое средство индивидуализации и распоряжаться исключительным правом на такой результат или на такое средство, за исключением случая отчуждения исключительного права, если договором не предусмотрено иное. Залогодатель не вправе отчуждать исключительное право без согласия залогодержателя, если иное не предусмотрено договором.»

Ранее, до введения этой статьи, залог исключительного права также допускался: статья 336 ГК РФ устанавливала, как и сейчас, что предметом залога может быть «… всякое имущество, в том числе вещи и имущественные права, за исключением имущества, на которое не допускается обращение взыскания, требований, неразрывно связанных с личностью кредитора …» . Особую роль в регулировании залоговых правоотношений играл пункт 12 Постановления Пленума ВС России и Пленума ВАС России N 5/29 [ Постановление Пленума Верховного Суда РФ N 5, Пленума ВАС РФ N 29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" ] , который до сих пор действует и сохраняет свою практическую значимость. Так, в Постановлении подтверждено, что при залоге исключительного права подлежат применению положения статей 334 - 358 ГК РФ и Закона Российской Федерации от 29.05.1992 N 2872-1 "О залоге" (в части, не противоречащей статьям ГК РФ) с особенностями, предусмотренными частью четвертой Кодекса.

Также в Постановлении особо подчеркивается, что «… не могут выступать в качестве предмета залога личные неимущественные права. Имущественные права на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации могут выступать в качестве предмета залога при условии, что допустимо их отчуждение от правообладателя. Так, не могут быть предметом залога право следования на произведения изобразительного искусства, авторские рукописи (автографы) литературных и музыкальных произведений, исключительное право на фирменное наименование, исключительное право на наименование места происхождения товаров ». Как мы видим, в качестве залога могут быть переданы лишь те исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, которые можно передать, как бы банально это не звучало. Постановление также устанавливает, что предмет договора о залоге исключительного права определяется путем указания на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации со ссылкой в соответствующих случаях на номер и дату выдачи документа, удостоверяющего исключительное право на такой результат или на такое средство (патент, свидетельство).

Обращение взыскания на заложенное исключительное право осуществляется в соответствии со статьей 349 ГК РФ - как в судебном, так и во внесудебном порядке (на основании письменного соглашения залогодателя и залогодержателя). В свою очередь, статья 349 ГК РФ гласит, что «обращение взыскания на заложенное имущество осуществляется по решению суда, если соглашением залогодателя и залогодержателя не предусмотрен внесудебный порядок обращения взыскания на заложенное имущество».

Государственная регистрация залога исключительных прав осуществляется в соответствии с правилами раздела VII ГК РФ «Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации». В принципе, по общему правилу, договор залога должен быть заключен в простой письменной форме. То есть, например, поскольку исключительные права на объекты авторских и смежных прав не регистрируются, соответственно, не подлежит государственной регистрации и залог таких прав. Однако, в соответствии со ст. 1232 ГК РФ, «В случаях, когда результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации подлежит в соответствии с настоящим Кодексом государственной регистрации, отчуждение исключительного права на такой результат или на такое средство по договору, залог этого права и предоставление права использования такого результата или такого средства по договору, а равно и переход исключительного права на такой результат или на такое средство без договора, также подлежат государственной регистрации, порядок и условия которой устанавливаются Правительством Российской Федерации». При несоблюдении требования о государственной регистрации залог считается несостоявшимся.

Государственная регистрация залога осуществляется по заявлению стороны (или обеих сторон) договора. Если заявление подает одна сторона, к заявлению, по выбору этой стороны, должен быть приложен один из следующих документов: подписанное сторонами договора уведомление о состоявшемся распоряжении исключительным правом, удостоверенная нотариусом выписка из договора или же сам договор. В заявлении также должны быть указаны: вид договора, сведения о сторонах договора , предмет договора с указанием номера документа, удостоверяющего исключительное право, - а также: срок действия договора залога и ограничения права залогодателя использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации либо распоряжаться исключительным правом на такой результат или на такое средство. Как мы видим, эти условия существенны: так, срок залога не может превышать срок действия исключительного права, а объем закладываемых прав определяет, переходят ли к залогодержателю все права в полном объеме, или часть прав, или, например, только право на лицензионные отчисления, которые правообладатель получает по заключенному лицензионному договору.

Кроме того, необходимо помнить, что правообладатель может досрочно прекратить охрану изобретения. Третьи лица могут добиться досрочного, полного или частичного, прекращения правовой охраны товарного знака. Следовательно, в договоре залога желательно прописать условия, которые «уберегут» стороны от такого возможного нарушения их прав.

Залог исключительных прав - достаточно сложная конструкция, и подготовку соответствующего договора представляется целесообразным поручить специалистам, которые учтут не только все требования гражданского законодательства, но и смогут предвидеть иные, неочевидные проблемы (как, например, оценка результата интеллектуальной деятельности и его коммерческой ценности (которая повлияет на размер средств, предоставляемых в результате залога)), и тщательно проработают все условия договора.

Расширение регулирования залога исключительных прав в законодательстве Российской Федерации, - это, несомненно, позитивное явление, однако, по сравнению, например, с регулированием в США, Великобритании, Китае, оно представляется недостаточным. Следовательно, российскому законодателю, основываясь на зарубежном опыте, необходимо совершенствовать нормы, регулирующие институт залога исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, так чтобы заключение договора залога было безопасным, эффективным, выгодным средством обеспечения участниками коммерческой деятельности своих интересов.

Кодекса в силу залога кредитор по обеспеченному залогом обязательству (залогодержатель) имеет право в случае неисполнения должником этого обязательства получить удовлетворение из стоимости заложенного имущества преимущественно перед другими кредиторами лица, которому принадлежит это имущество (залогодателя), за изъятиями, установленными законом.

Предметом залога согласно статье 336 Кодекса может быть всякое имущество, в том числе и исключительное право на результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

Стороны договора о залоге именуются залогодатель и залогодержатель. По договору о залоге исключительного права залогодатель является лицом, предоставившим исключительное право в залог. В качестве залогодателя рассматривается лицо, которому принадлежит заложенное исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, из стоимости которого кредитор вправе получить удовлетворение в случае неисполнения должником обязательства, обеспеченного залогом. Залогодержатель является лицом, принявшим исключительное право в залог. Сторонами договора о залоге могут быть как физические, так и юридические лица.

Договор о залоге исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, подлежащие государственной регистрации в Роспатенте, подлежит государственной регистрации в Роспатенте и действует с момента государственной регистрации.

При проверке договоров о залоге исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации рекомендуется учитывать следующее.

В соответствии с пунктом 1 статьи 339 Кодекса существенными условиями договора о залоге исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации являются:

Предмет залога;

Оценка предмета залога;

Существо залога;

Размер и срок исполнения обязательства, обеспечиваемого залогом;

Вместе с тем исполнителю, осуществляющему проверку соответствия договора условиям регистрации, следует проверять наличие в договоре следующих положений:

Сведения о сторонах договора, в том числе правообладателе, и предмете залога;

Возможность последующего залога права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации;

Срок действия договора о залоге;

Возможность залогодателя использовать и/или распоряжаться результатом интеллектуальной деятельности или средством индивидуализации;

Указание на лицо, у кого находится заложенное право.

Особое внимание при проверке документов, представленных для государственной регистрации договора о залоге исключительного права, обращается на соблюдение условий, предусмотренных подпунктами 1 , , , и 10 пункта 7.10 Регламента.

Предмет договора о залоге исключительного права определяется путем указания на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, исключительное право на которые передается в залог, со ссылкой в соответствующих случаях на номер документа, удостоверяющего исключительное право на такой результат или на такое средство (патент, свидетельство).

В соответствии со , Кодекса в Роспатенте регистрируются договоры о залоге исключительного права на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки (знаки обслуживания).

При проверке договора на соответствие условиям регистрации целесообразно обращать внимание на то, осуществляется ли залог с передачей или без передачи заложенного исключительного права залогодержателю. Несмотря на то, что указание на лицо, у кого находится заложенное право, является существенным условием договора, отсутствие его в тексте договора не влечет признания его незаключенным, поскольку в статье 338 Кодекса имеется правило, позволяющее определить это условие при отсутствии его в тексте договора о залоге.

В случае если в договоре не предусмотрено, что исключительное право передается залогодержателю, в соответствии с пунктом 1 статьи 338 Кодекса исключительное право остается у залогодержателя.

Следует также учитывать следующее. Несмотря на то, что размер и существо исполнения основного обязательства должны быть указаны в договоре о залоге (пункт 1 статьи 339 Кодекса), не указание данных условий в тексте договора, представленного для государственной регистрации, не является основанием для отказа такому договору в регистрации, поскольку данные положения могут быть согласованы сторонами в других соглашениях, не представляемых в Роспатент в связи с конфиденциальностью. Наличие таких условий непосредственно в тексте договора о залоге согласно пункту 7.10 Регламента не является необходимым условием для его регистрации Роспатентом.

В современной экономике наблюдается тенденция, когда стоимость интеллектуальной собственности многих компаний в разы превышает стоимость материальных активов.

Интеллектуальная собственность является, безусловно, важным активом компании; рост ее стоимости увеличивает капитализацию и кредитный рейтинг, а, следовательно, открывает новые возможности для финансирования. Сегодня в развитых экономиках получение роялти уже давно не является единственным видом дохода правообладателя от использования интеллектуальной собственности. В современном коммерческом обороте интеллектуальная собственность теперь также может свободно выступать объектом финансовых транзакций и обеспечительных сделок.

Для сравнения, в США многие технологические компании, а также некоторые представители кино- и музыкальной индустрии используют интеллектуальную собственность для секьюритизации активов, а также в качестве залога под получение заемных средств, так называемые "" IP - backed loans "". В США существуют банковско-финансовая индустрия, специализирующаяся на предоставлении кредитов венчурным компаниям и стартапам под обеспечение их нематериальных активов.

Совершенно противоположным образом складывается ситуация в нашей стране. Залог интеллектуальной собственности не приобрел всеобщего признания среди участников рынка. Не является здесь исключением и индустрия программного обеспечения.

В чем заключается практическая нереализованность данного вида залога? Причины кроются в экономической составляющей. Для сравнения, в США рынок IT инноваций, включая индустрию программного обеспечения, является одним из драйверов экономики страны и дает по статистике ежегодно американскому ВВП прирост почти на 1 триллион долларов США . В России, напротив, доля инновационного сектора занимает несравнимо меньшее место в экономике. Рынок российских информационных технологий оценивается в 12 миллиардов долларов США . Кроме того, серьезной проблемой остается высокий уровень пиратства в российском интернете, а также установленные законодательством низкие размеры компенсаций правообладателям за нарушение их прав.

Наконец, законодательство США позволяет патентовать программные решение, что дает более веские гарантии кредитору в случае неисполнения обязательств должником.

Нерешенными у нас также остаются и некоторые правовые вопросы. Федеральным законом от 12.03.2014 N 35-ФЗ в Гражданский кодекс была включена отдельная статья, посвященная залогу интеллектуальной собственности: ст. 358.18 Залог исключительных прав. Хотелось бы отметить, что законодатель использовал формулировку «залог исключительного права», а не «залог интеллектуальной собственности». Такая формулировка в контексте российского законодательства представляется правильной, так как интеллектуальная собственность в качестве нематериального объекта включает в себя личные неимущественные права (право на имя, право авторства и др.) и исключительные права (право на использование объектов интеллектуальной собственности различными способами). Предметом залога может быть всякое имущество, в том числе вещи и имущественные права, главное требование, чтобы такое имущество и права были отчуждаемы и на них может быть обращено взыскание.

Исключительные права в отличие от личных неимущественных прав могут свободно отчуждаться и на них возможно обращение взыскания, что соответственно отвечает требованиям предмета залога. В отношении залога программного обеспечение как объекта авторского права следует также употреблять формулировку залога именно исключительных прав на программное обеспечение.

Признание исключительных прав в качестве предмета залога является только позитивным началом. Законодателем пока еще не решены некоторые проблемы существенного характера, которые не позволяют такому виду залога заработать на практике в полной мере. Основными проблемными моментами являются:

1. Отсутствие регистрационных действий.
Государственная регистрация в отношении залога исключительных прав осуществляется в соответствии с общими правилами государственной регистрации перехода прав на объекты интеллектуальной собственности . Объекты, в отношении которых требуется регистрация залога, перечислены в п. 8 Правил государственной регистрации распоряжения исключительным правом, утвержденных Постановлением Правительства РФ от от 24 декабря 2015 г. N 1416. Согласно данной норме государственной регистрации подлежат договоры о залоге (последующем залоге) исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец, зарегистрированную топологию интегральной микросхемы. Как видно, в данный перечень не входят зарегистрированные программные обеспечения.

Например, законодательство США не накладывает обязательств по регистрации залога авторских прав, но для цели, так называемой, формализации обеспечительных интересов ("" perfection of security interest ""), которое дает залоговому кредитору приоритет перед требованиями других кредиторов на тот же объект обеспечения, участниками залоговых правоотношений может быть произведена запись в специальном реестре о передаче авторских прав в залог. Процедура совершения такой записи будет отличаться как для зарегистрированного, так и незарегистрированного авторского права. Согласно американскому закону 1976 г. ""Об авторском праве"" залог считается передачей права собственности на авторское право ; запись о залоге зарегистрированного авторского права может быть произведена в специальном реестре Бюро по регистрации авторских прав как вид передачи права собственности на авторские права . В отношении незарегистрированного авторского права запись о залоге производится через подачу специального заявления (""UCC -1 financing statement "") в офис секретаря штата .
Иной подход существует в законодательстве Франции, где согласно Кодексу об интеллектуальной собственности 1992 г. залог исключительного права на программное обеспечение будет считаться действительным при условии внесения записи о таком залоге в специальный реестр Национального института промышленной собственности .

Представляется необходимым включение аналогичной нормы, требующей обязательной государственной регистрации залога исключительных прав на программное обеспечение и в российское законодательств.

2. Возможность обращения взыскания.
Российским законодательством установлен запрет на обращение взыскания на исключительное право автора. Соответственно, до вступления в силу поправок в Гражданский кодекс касательно залога исключительных прав, объекты авторского права вообще не могли быть предметом залога. Федеральным законом от 12.03.2014 N 35-ФЗ было добавлено исключение, согласно которому допускается обращение взыскания на исключительное право автора находящееся в залоге, однако сама процедура обращения взыскания далека от совершенства.

Обращение взыскания и реализация исключительных прав осуществляется по правилам исполнительного производства путем проведения открытых торгов . Приравнивание порядка реализации исключительных прав к порядку реализации имущества, на которые обращено взыскание, представляется не совсем верным. Имущество реализуется через торги путем заключения договора купли-продажи с победителем торгов. Исключительные права не могут быть предметом договора купли-продажи, поэтому при обращении взыскания на них речь может идти только о смене правообладателя путем заключения договора отчуждения исключительных прав. Кроме того, правообладатель является единственным лицом, имеющим монополию на распоряжение результатом творческого труда и никто не может его принудительно заставить отказаться от своих прав. Таким образом, даже для заключения договора с лицом, выигравшим торги, необходимо согласие правообладателя на передачу соответствующих прав такому лицу.

В целях обеспечения исполнения судебного акта судебный пристав может наложить арест, запретить распоряжаться имуществом, а при необходимости ограничить права пользования или изъять имущество. Программное обеспечение — это нематериальный актив, права на которые удостоверены договором: наложить арест и изъять нематериальный объект нельзя в принципе. Арест может быть наложен на материальные носители, на которых оно записано, изъяты могут быть соответственно документы, подтверждающие права на программное обеспечение.

Стоит также обратить внимание на то, что современное программное обеспечение может свободно использоваться и распространяться без материального носителя, арестовывать цифровые копии и изымать документы, на которые есть дубликаты, не представляется результативным.

Таким образом, целесообразно включить в российское законодательство специальные нормы, которые бы предоставляли более либеральный порядок обращения взыскания на объекты интеллектуальной собственности. Обращение взыскания на заложенные исключительные права на программное обеспечение, возможны несколькими путями. Важно, чтобы они соответствовали реалиям современной экономики. Программное обеспечение быстро устаревает, поэтому залогодержателю гораздо выгоднее приобрести программное обеспечение во временное пользование или собственность, и в дальнейшем реализовать его самостоятельно третьему лицу или получать доходы от его использования, а не ожидать подведения итогов торгов. В этой связи было бы правильнее предоставить залогодержателю преференцию в виде альтернативы: передать предмет залога во временное пользование залогодержателю с правом на получение будущих денежных поступлений от коммерческого использования программного обеспечения, находящегося в залоге (о чем делается соответствующая запись в реестре). Денежные средства от коммерческого использования программного обеспечения могут - по аналогии с дебиторской задолженностью - вноситься третьим лицом на депозитный счет подразделения судебных приставов. Другой порядок может заключаться в возможности автоматического поступления предмета залога в собственность залогодержателя без проведения торгов посредством включения в соответствующий реестр записи о переходе прав к новому правообладателю без договора, а также использования в залоговых отношениях счетов условного депонирования, когда исходный код программного обеспечения и документы, удостоверяющие права на программное обеспечение, депонируются на специальном счете и передаются в собственность залогодержателя, если обязательства должника по основному обязательству не исполнены.

Например, в ряде стран англо-саксонской правовой системы программное обеспечение приравнивается к нематериальному движимому имуществу (" intangible personal property ") . Обращение взыскания на предмет залога является правом залогодержателя при неисполнении должником основного обязательства, однако у него также есть опция приобретения предмета залога во временное управление ("possession ") с правом извлечения дохода от его использования или назначения на основании судебного акта специального временного управляющего (" receiver "). Также залогодержатель может оставить предмет залога у себя в собственности на основании судебного приказа ("strict foreclosure"). Оба механизма действуют без проведения торгов.

3. Оценка залоговой стоимости.
Необходимость в оценке предмета залога возникает при оформлении кредитных отношений между банком и его клиентом. Соответственно расчет предоставляемого кредита будет определяться банком на основании залоговой стоимости обеспечения. Залоговая стоимость высчитывается банком самостоятельно согласно рыночной стоимости предмета залога, пониженной на дисконт, определяемый по правилам банка-кредитора.

Рыночная стоимость предмета залога определяется независимым оценщиком согласно Федеральному закону от 29.07.1998 N 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». В настоящее время действует единый стандарт оценки интеллектуальной собственности, а именно Федеральный стандарт оценки «Оценка нематериальных активов и интеллектуальной собственности (ФСО № 11)», следует отметить, что методы оценки, представленные в данном стандарте, не являются исчерпывающими.

Исходя из положений данного стандарта, можно сделать вывод о том, что в первую очередь для оценки рыночной стоимости программное обеспечение должно отвечать нескольким критериям, как например, иметь валовый годовой доход, среднегодовой рост валового дохода, срок полезного использования, объем тиража и прочее.

Соответственно, оценщик может объективно оценить только то программное обеспечение, которое генерирует наибольшую выручку от продаж сочетающейся с экономией на затратах. Это означает, что рынок кредитования может быть только открыт для больших компаний-разработчиков и системных интеграторов, уже имеющих определенный бренд на данном рынке. Для венчурных компаний и стартапов оценка показателей может быть осуществлена только прогнозной. Их программные разработки имеют возможность выхода на рынок только после успешного завершения R & D . Выходит, что рынок кредитования закрыт для подобных компаний, так как с банковской точки зрения к такому залогу не применима оценочная стоимость, а сам венчурный проект высоко рискованным вложением.

В заключение хотелось бы добавить, что неразвитость механизма залога интеллектуальной собственности является комплексной проблемой, которая тормозит развитие инноваций в стране. Согласно статистике, рынок кредитования инновационных проектов сейчас не превышает 3% рынка всех долгосрочных кредитов

Одной из форм распоряжения исключительным правом на объект интеллектуальной собственности является его залог (ст. 1233 ГК РФ). Предметом залога, по общему правилу, может являться исключительное право на любой результат интеллектуальной деятельности и средство индивидуализации (изобретение, промышленный образец, полезная модель, товарный знак, ноу-хау, программа для ЭВМ, база данных, произведения литературы, науки, искусства и др.). Регистрацию залога исключительных права осуществляет Роспатент в установленном порядке. Договоры залога должны содержать ряд обязательных условий, которые обеспечат прохождение экспертизы при регистрации договора в Роспатенте.

Исключения из данного правила составляют случаи, когда распоряжение исключительным правом запрещается или ограничивается законом (право на фирменное наименование, наименование места происхождения товара, коммерческое обозначение, коллективный товарный знак, секретное изобретение). В остальных случаях исключительное право может свободно отдаваться в залог соответствующим правообладателем.

Залог исключительного права имеет «двойственную» природу: к нему применяются как общие нормы гражданского законодательства, регулирующие залог имущества и имущественных прав (Часть I ГК РФ), так и специальные правила, установленные законодательством об интеллектуальной собственности (Часть IV ГК РФ, например, вышеупомянутые ограничения залога, требования о государственной регистрации договора залога и др.).

Соответственно залог исключительного права на объект интеллектуальной собственности можно рассматривать, с одной стороны, как способ распоряжения исключительными (интеллектуальными) правами, а с другой - как общегражданский способ обеспечения обязательств, где залоговое обязательство является акцессорным, вспомогательным по отношению к основному, например, кредитному или иному подобному обязательству.

Залог интеллектуальных прав – сравнительно новый институт в российской правовой системе, поэтому с его появлением возникает целый ряд практических вопросов, которые пока не находят достаточного ответа в законодательстве (Допускается ли залог права на получение патента? Можно ли по основному лицензионному договору ограничить право лицензиара-правообладателя заключать договоры залога исключительного права в период действия лицензионного договора? Кто может выступать в качестве залогодателя применительно к исключительному праву? Допускается ли залог прав лицензиата, предоставленных по лицензионному договору? и др.). В одном случае правовые нормы I и IV Частей Гражданского Кодекса, посвященные залогу, практически совпадают (ср. п. 5 ст. 1233 и п. 1 ст. 346 ГК, в части пользования залогодателя предметом залога). В иных случаях аналогичные возможные ситуации урегулированы по разному (ср. п. 2 ст. 346 и п. 5 ст. 1233 ГК, распоряжение предметом залога).

Залог исключительного права может являться важным инструментом коммерциализации интеллектуальной собственности, ее вовлечения в гражданский оборот. Поэтому необходимо его дальнейшее развитие в законодательном и экономическом аспектах. На настоящий момент уже сложились определенные формально-правовые гарантии реализации права на распоряжения исключительным правом в форме залога.* Вместе с тем, очевидно, что институт залога интеллектуальных прав будет подвергаться дальнейшему совершенствованию в законодательстве и правоприменительной практике.

__________________________________________________________________________________________________________________

*Административный регламент предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по государственной регистрации распоряжения по договору исключительным правом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для электронных вычислительных машин, базу данных. Утвержден приказом Минэкономразвития России от 10.06.2016 № 37.

Постановление Пленумов Верховного Суда и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 5/29 от 26 марта 2009 года «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие Части Четвертой Гражданского Кодекса Российской Федерации», см. п. 12 Постановления

Со вступлением в силу Части четвертой ГК РФ впервые в отечественном законодательстве будут созданы реальные предпосылки для обеспечения исполнения обязательств залогом исключительных прав. В ст. 232, 1233 ГК РФ прямо говорится о залоге исключительных прав на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации. Несмотря на то, что регламентация залога исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации в Части четвертой ГК РФ сведена лишь к общим положениям о государственной регистрации договора о залоге исключительного права (п. 2, 3 ст. 1232 ГК РФ) и к некоторым правам залогодателя исключительного права (п. 5 ст. 1233 ГК РФ), значение этих положений трудно переоценить, так как они положат конец дискуссии о невозможности залога исключительных прав *(20) и укрепят позиции ученых, полагающих залог исключительных прав возможным *(21) .

При рассмотрении вопроса о залоге исключительных прав необходимо учитывать, что в соответствии с п. 2 ст. 336 ГК РФ залог имущества граждан, на которое не допускается обращение взыскания, может быть запрещен законом.

По отношению к залогу исключительных прав такой запрет сформулирован в п. 1 ст. 1284 и в п. 6 ст. 1405 ГК РФ.

В соответствии с п. 1 ст. 1284 ГК РФ на принадлежащее автору исключительное право на произведение обращение взыскания не допускается. Это значит, что автор произведения, который в соответствии с п. 3 ст. 1228 ГК РФ является первоначальным правообладателем, не может обременить залогом принадлежащее ему исключительное право.

Вместе с тем этот запрет не распространяется на лиц, не являющихся первоначальными правообладателями, т.е. на лиц, которые приобрели исключительное право у автора по договору об отчуждении исключительного права, а также к которым такое исключительное право перешло по установленным законом основаниям.

В соответствии с п. 6 ст. 1405 ГК РФ не допускается обращение взыскания и, следовательно, залог исключительного права на секретное изобретение. Представляется, что эта норма раскрывает применительно к исключительным правам положения п. 1 ст. 336 ГК РФ, в соответствии с которым предметом залога не может быть имущество, изъятое из оборота.

Следует обратить внимание на то, что взыскание может быть обращено на принадлежащие автору права требования к другим лицам по договорам об отчуждении исключительного права на произведение и по лицензионным договорам, а также на доходы, полученные от использования произведения (п. 1 ст. 1284 ГК РФ). Указанные имущественные права являются не исключительными, а обязательственными правами, которые могут быть обременены залогом как права требования.

Взыскание также может быть обращено на принадлежащее лицензиату право использования произведения. Указанное право также является не исключительным, а обязательственным правом, принадлежащим лицензиату на основании лицензионного договора. Такое право также может быть обременено залогом именно как право требования. В соответствии с п. 2 ст. 1284 ГК РФ в случае продажи принадлежащего лицензиату права использования произведения с публичных торгов в целях обращения взыскания на это право автору предоставляется преимущественное право его приобретения. При реализации автором этого права, если автор является лицензиаром, обязательства по лицензионному договору прекращаются совпадением должника и кредитора в одном лице в соответствии со ст. 413 ГК РФ.