Юлия Хачатурян, генеральный директор компании

NIKA, RISK PLAN

«Справочник экономиста», № 3 2011 г.

Спорных вопросов, касающихся налогообложения передачи или отчуждения прав на результаты интеллектуальной собственности, на практике возникает достаточно много. С одной стороны, неоднозначно толкуемые нормы законодательства дают возможность для налоговой оптимизации лицензионных договоров, договоров об отчуждении исключительных прав и т.д., с другой стороны, пробелы законодательства порождают возникновение высоких налоговых рисков.

Нормативно-правовая база, касающаяся прав на результаты интеллектуальной деятельности

Договоры о передаче прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации достаточно разнообразны.

Наиболее распространены из них:

договор отчуждения исключительных прав;

лицензионный и сублицензионный договор;

договор заказа;

смешанный договор, в котором присутствуют элементы договора подряда и лицензионного договора (или договора об отчуждении исключительных прав).

От того, к какой категории относится договор о передаче (отчуждении) прав на интеллектуальную собственность, напрямую зависит его налогообложение. Дадим краткую характеристику каждому из упомянутых выше договоров.

Договор об отчуждении исключительного права (его иногда называют договор исключительной лицензии) – предполагает отчуждение правообладателем принадлежащего ему исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации в полном объеме приобретателю (ст.1234 ГК РФ).

По лицензионному договору правообладатель (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в предусмотренных договором пределах, т.е. только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены лицензионным договором.

Сублицензионный договор заключается при письменном согласии первоначального правообладателя его лицензиатом с третьим лицом.

По сублицензионному договору сублицензиату могут быть предоставлены права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации только в пределах тех прав и тех способов использования, которые предусмотрены лицензионным договором для лицензиата. По договору авторского заказа автор обязуется по заказу заказчика создать произведение науки, литературы или искусства на материальном носителе или в иной форме. Таким договором может быть предусмотрено отчуждение заказчику исключительного права на произведение или предоставление заказчику права использования этого произведения в установленных договором пределах. В случае, когда договор авторского заказа предусматривает отчуждение заказчику исключительного права на произведение по общему правилу к такому договору соответственно применяются правила ГК РФ о договоре об отчуждении исключительного права. Если договор авторского заказа заключен с условием о предоставлении заказчику права использования произведения в установленных договором пределах, к такому договору соответственно применяются нормы ГК РФ о лицензионных договорах. Т.к. автором может быть только физическое лицо, т.к. авторский договор может быть заключен только с ним (ст. 1257 ГК РФ). Если же создание произведения (например, программы ЭВМ, которая относится п произведениям) поручено юридическому лицу – то перед нами смешанный договор, в котором присутствуют элементы договора подряда и лицензионного договора (или договора об отчуждении исключительных прав).

По договору коммерческой концессии правообладатель обязуется предоставить пользователю за вознаграждение право использовать в предпринимательской деятельности пользователя комплекс принадлежащих правообладателю исключительных прав, включающий право на товарный знак, знак обслуживания, а также права на другие предусмотренные договором объекты исключительных прав, в частности на коммерческое обозначение, секрет производства (ноу-хау).

Договор коммерческой концессии предусматривает использование комплекса исключительных прав, деловой репутации и коммерческого опыта правообладателя в определенном объеме применительно к определенной сфере предпринимательской деятельности (продаже товаров, полученных от правообладателя или произведенных пользователем, осуществлению иной торговой деятельности, выполнению работ, оказанию услуг). К договору коммерческой концессии соответственно применяются правила разд. 7 ГК РФ договоре, если это не противоречит положениям главы о коммерческой концессии и существу договора коммерческой концессии (ст. 1027 ГК РФ). Посмотрим, каким образом влияет отнесение договора о передаче (отчуждении) прав на результат интеллектуальной деятельности на налогообложение НДС. Согласно п.п. 26 п.2 ст.149 ГК РФ не облагается НДС реализация исключительных прав на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, программы для электронных вычислительных машин, базы данных, топологии интегральных микросхем, секреты производства (ноу-хау), а также прав на использование указанных результатов интеллектуальной деятельности на основании лицензионного договора. Из этой нормы можно сделать вывод, что облагается ли операция НДС или нет, зависит от двух параметров: вида результата интеллектуальной деятельности, права на который передаются (изобретение, полезная модель и т.д.); категории договора, по которому права на этот результат передаются (это должен быть или договор об отчуждении исключительных прав или лицензионный договор, к договору коммерческой концессии, например, таким образом, эта льгота отношения не имеет). Что касается налога на прибыль, то общее правило таково: если речь идет о передаче исключительных прав стоимостью больше 40.000 рублей со сроком полезного использования более 12 месяцев – соответствующий объект надо амортизировать (ст.256 НК РФ). Если передаваемые права не соответствуют этим критериям – амортизации объект интеллектуальной собственности не подлежит. Это общие нормы, установленные НК РФ. Однако на практике возникает много вопросов. Вопросы, касающиеся налогообложения передачи (отчуждения) прав на интеллектуальную собственность

Вопрос 1: Облагается ли НДС смешанный договор с организацией, в котором присутствуют элементы договора подряда и лицензионного договора (или договора об отчуждении исключительных прав) на создание на изобретения, полезной модели, промышленного образца, программы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральных микросхем, секрета производства (ноу-хау)? В письме Минфина от 1.04.2008 г. № 03-07-15/44 по данному поводу написано следующее: «…подлежат налогообложению НДС работы по созданию результатов интеллектуальной деятельности, выполняемых по договорам подряда, которые не сопровождаются передачей прав на использование результатов интеллектуальной деятельности». Представить ситуацию, описанную в письме сложно. Допустим, одна организация заказала другой разработку программы ЭВМ (что на практике бывает достаточно часто). Естественно, в подавляющем большинстве случаев она попросит отчуждение исключительных прав, в крайнем случае заказчика устроит передача «неисключительных» прав. В противном случае для чего заказчику нужна была программа? Читая данное письмо Минфина, так и хочется задать уточняющий вопрос: правильно ли я понимаю, что если по такому договору передаются исключительные или «неисключительные» права (а они на практике по такому смешенному договору заказа в принципе всегда передаются), я могу не облагать такие договоры НДС? Ведь в п.п. 26 п.2 ст.149 ГК РФ НК РФ такой договор прямо не указан в качестве не облагаемых НДС (там речь идет только о договоре об отчуждении исключительных прав и лицензионных), но по своей природе такой договор по сути к ним относится? Бесспорного ответа на данный вопрос нет. Поэтому данная ситуация, с одной стороны, предоставляет возможности для оптимизации налогообложения в плане НДС, с другой, за ней кроются налоговые риски. Для того, чтобы полностью их исключить и одновременно получить налоговую экономию, можно сделать следующее: вместо одного смешанного договора с элементами договора подряда, заключить договор об отчуждении исключительных (передаче «неисключительных») прав после того, как, например, программа ЭВМ будет создана. В таком случае на основании прямого указания п.п. 26 п.2 ст.149 ГК РФ такая операция точно не будет облагаться НДС. Однако для подрядчика в данном случае возникают высокие гражданско-правовые риски, связанные с тем, что заказчик может отказаться от принятия работы.

Вопрос 2. Каким образом лучше прописать оплату по договору, если по нему одновременно передаются права на результат интеллектуальной деятельности, указанные в п.п. 26 п.2 ст.149 ГК РФ и оказываются какие-то сопутствующие услуги? Например, вам передаются права на программу ЭВМ и первоначальный правообладатель обязуется осуществлять ее техническое обслуживание в течение года. Автору данной статьи очень часто приходилось на практике видеть в таком случае договоры, в котором стоит единая цена и нет НДС, либо, наоборот, он выставлен на всю сумму. Но фактически в договоре есть действия не облагаемые НДС (передача прав) и облагаемые НДС (техническое сопровождение). Поэтому лучше разделить цены на эти услуги в договоре и соответственно выставить счет-фактуру по НДС только на услуги по техническому обслуживанию программы. В случае ошибки налоговые риски будут зависеть от того, какая именно ошибка допущена: если НДС начислен и на операцию по передаче прав, его могут снять у «покупателя», если он не начислен – то его могут доначислить «продавцу» на сумму всего договора, потому что непонятно, какая часть цены договора относится к сопутствующим услугам, а какая к передаче прав и т.д.

Вопрос 3. Стоит ли писать в договоре, что программа ЭВМ передается безвозмездно? Тоже достаточно на практике мне приходилось видеть договоры, согласно которым цена именно за передачу «неисключительных» прав на программу ЭВМ не бралась вовсе, зато высокая цена бралась за обслуживание такой программы. Если из вашего договора будет следовать, что имеет место безвозмездная передача, вы столкнетесь с рядом налоговых сложностей. Во-первых, ваш договор может быть квалифицирован как договор дарения. Согласно п.1 ст.572 ГК РФ по договору дарения одна сторона (даритель) безвозмездно передает или обязуется передать другой стороне (одаряемому) вещь в собственность либо имущественное право (требование) к себе или к третьему лицу либо освобождает или обязуется освободить ее от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом. При этом согласно ст.575 ГК РФ договор дарения между коммерческими юридическими лицами запрещен. Поэтому если вы являетесь коммерческой организацией, существуют налоговые риски оспаривания данной сделки как недействительной в соответствии с Законом «О налоговых органах» в связи с противоречием законодательству Российской Федерации налоговыми органами (Несмотря на то, что в самом Налоговом кодексе описываются ситуации безвозмездной передачи имущества между организациями, в совокупностью со ст.575 ГК РФ можно сделать и тот вывод, что речь идет об организациях некоммерческих). Кроме того, на практике в таком случае достаточно сложно применить п.8 ст.250 НК РФ, согласно которому к внереализационным доходам организации относятся доходы в виде безвозмездно полученного имущества (работ, услуг) или имущественных прав, за исключением случаев, указанных в ст. 251 НК РФ (к ней данный случай отношения не имеет). При получении имущества (работ, услуг) безвозмездно оценка доходов осуществляется исходя из рыночных цен, определяемых с учетом положений ст. 40 НК РФ, но не ниже определяемой в соответствии с настоящей главой остаточной стоимости — по амортизируемому имуществу и не ниже затрат на производство (приобретение) — по иному имуществу (выполненным работам, оказанным услугам). Информация о ценах должна быть подтверждена налогоплательщиком — получателем имущества (работ, услуг) документально или путем проведения независимой оценки. А это сделать достаточно сложно.

Вопрос 4: Важно ли для начисления НДС каким образом передаются права на результат интеллектуальной деятельности? Минфин высказал следующую позицию. НДС должен быть начислен, если права на программу ЭВМ передаются посредством передачи ее экземпляра с вложенным в него лицензионным соглашением (см. письмо Минфина России от 29.12.2007 г. № 03-03-11/648), а также продажи экземпляра программы по договору купли-продажи (письма Минфина России от 15.01.2008 г. № 03-07-08/07, от 29.12.2007 г. № 03-07-11/649. Кроме того, в письме от 1.04.2008 г. № 03-07-15/44 Минфин уточнил, что к операциям, не подлежащим налогообложению НДС, относятся в т.ч. передача прав на использование результатов интеллектуальной на основании как исключительной, так и простой (неисключительной) лицензии; передача прав на использование программ для ЭВМ и баз данных на основании лицензионных (сублицензионных) договоров. Указанные операции освобождаются от налогообложения независимо от способа передачи программ для ЭВМ и баз данных. Какой вывод можно сделать из эти писем Минфина? Как правило, в любом случае установка программы происходит с помощью установки ее экземпляра. Однако, для того, чтобы избежать уплаты НДС лучше оформить отдельный договор на бумажном носителе о передаче «неисключительных» прав (отчуждении исключительных). Вопрос 5. Каким образом облагается НДС материальные носители (например, дискетка), с которой передается программа, документация, технические средства ее защиты и др. принадлежности? Ответ на данный вопрос можно найти в том же письме Минфина от 1.04.2008 г. № 03-07-15/44. Передача данных сопутствующих материалов может как облагаться, так и не облагаться НДС. Все зависит от того, как оформлена такая передача. Если был заключен основной договор об отчуждении (передаче) исключительных («неисключительных») прав и в нем сказано, что стоимость этих сопутствующих материалов включена в стоимость лицензии они, не подлежат налогообложению НДС. Если нет – их следует облагать в общем порядке. Обратим внимание на то, что сопутствующие услуги по технической поддержке (см.Вопрос 2) в качестве услуг, которые могут быть освобождены при каких-либо условиях от налогообложения НДС в данном случае не указаны. Приведем конкретный пример формулировки договора, когда НДС на материальные носители, с которой передается программа, документацию, технические средства ее защиты и др. принадлежности начислять не нужно.

Пример 1 Фрагмент договора …2.1. Правообладатель обязуется передать программу путем предоставления материального носителя, на котором она записана, документацию и технические средства защиты программы. Стоимость материального носителя, документации и технических средств защиты программы входит в стоимость лицензии (прав на программу ЭВМ), указанную в п.4.1. договора.

Вопрос 6. Каким образом нужно установить срок полезного использования объекта, по которому передаются исключительные права стоимостью больше 40.000 р. для начисления амортизации в целях исчисления налога на прибыль, чтобы не было проблем с налоговиками? Срок полезного использования объекта лучше прописать в договоре, установив его как можно меньше. Это позволит быстрее списать расходы на объект в качестве амортизации в целях исчисления налога на прибыль. К сожалению, на практике зачастую этого не делают и в договоре прописывают только срок, на который передаются исключительные («неисключительные») права. А это два разных понятия. Дело в том, что чиновники настаивают, что если такой срок полезного действия в документах, в частности, в договоре c контрагентом, не указан, то амортизировать нематериальный актив надо в течение 10 лет. Якобы таково предписание п.2. ст.258 НК РФ (см. письмо Минфина России от 28.03.2005 г. №03-03-01-04/1/132). Согласно п.2 ст.258 НК РФ, по материальным активам, по которым невозможно определить срок полезного использования объекта нематериальных активов, нормы амортизации устанавливаются в расчете на срок полезного использования, равный 10 годам (но не более срока деятельности налогоплательщика). А вот в договорах неисключительной лицензии с суммой договора более 40.000 рублей, срок полезного использования, наоборот, ни в коем случае не стоит указывать в лицензионном договоре. Ведь эти затраты для целей налогообложения прибыли выгоднее списать сразу. И формально, исходя из ст.256 НК РФ такие права амортизировать не нужно. Но отсутствие срока полезного использования в лицензионном договоре будет еще одним доказательством того, что данное «имущество» не относится к числу амортизируемых (см. постановление ФАС Поволжского округа от 18.01.2008 г. по делу N А55-5316/07).

Что льготируется?

С 1 января 2008 г. вступила в силу новая льгота по НДС, предусмотренная подп.26 п.2 ст.149 НК РФ, которая освобождает от НДС операции по реализации исключительных прав на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, программы для электронных вычислительных машин, базы данных, топологии интегральных микросхем, секреты производства (ноу-хау), а также прав на использование указанных результатов интеллектуальной деятельности на основании лицензионного договора.

Перечень охраняемых законом результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации содержится в ст.1225 части четвертой ГК РФ. К ним относятся:
1) произведения науки, литературы и искусства;
2) программы для электронных вычислительных машин (программы для ЭВМ);
3) базы данных;
4) исполнения;
5) фонограммы;
6) сообщение в эфир или по кабелю радио- или телепередач (вещание организаций эфирного или кабельного вещания);
7) изобретения;
8) полезные модели;
9) промышленные образцы;
10) селекционные достижения;
11) топологии интегральных микросхем;
12) секреты производства (ноу-хау);
13) фирменные наименования;
14) товарные знаки и знаки обслуживания;
15) наименования мест происхождения товаров;
16) коммерческие обозначения.

Новая льгота распространяется на операции по реализации прав не на все виды результатов интеллектуальной собственности, предусмотренные ст.1225 ГК РФ, а только на те, которые явно перечислены в подп.26 п.2 ст.149 НК РФ:

1. изобретения;
2. полезные модели;
3. промышленные образцы;
4. программы для ЭВМ;
5. базы данных;
6. топологии интегральных микросхем;
7. секреты производства (ноу-хау).

Передача прав на иные виды интеллектуальной собственности (средства индивидуализации) облагается НДС в общеустановленном порядке. Это, в частности, касается передачи прав на использование товарного знака, знака обслуживания. В порядке налогообложения этих операций с 1 января 2008 г. ничего не изменилось.

Новая льгота по НДС распространяется на передачу как исключительных, так и неисключительных прав на объекты, перечисленные в подп.26 п.2 ст.149 НК РФ.

С 1 января 2008 г. передача исключительного права правообладателем осуществляется по договору об отчуждении исключительного права. По такому договору правообладатель передает или обязуется передать в полном объеме принадлежащее ему исключительное право на результат интеллектуальной деятельности в полном объеме приобретателю (п.1 ст.1234 ГК РФ).
Договор должен быть заключен в письменной форме, зарегистрирован в патентном органе (если это предусмотрено законом) и без такой регистрации будет недействительным. Исключительное право переходит к приобретателю в момент регистрации договора (п.4 ст.1234 ГК РФ).
Исключительное право передается только в полном объеме, без каких-либо оговорок. Это условие должно быть обязательно включено в текст договора. Если этого условия в договоре нет, то он считается лицензионным договором (п.3 ст.1233 ГК РФ).
По общему правилу договор об отчуждении исключительного права является платным, хотя стороны могут договориться и о бесплатном отчуждении исключительного права. Если в договоре нет специального условия о его безвозмездности, то он будет признан незаключенным. При этом общие правила п.3 ст.424 ГК РФ об определении цены, если ее размер не указан в договоре, не применяются.

Передача неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности осуществляется на основании лицензионных договоров.
По лицензионному договору обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить лицензиату право использования такого результата в определенных договором пределах (п.1 ст.1235 ГК РФ).
Лицензиату может быть предоставлена как простая (неисключительная) лицензия (с сохранением за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам), так и исключительная лицензия (без сохранения за лицензиаром права на выдачу лицензий другим лицам).

Пунктом 1 ст.1238 ГК РФ предусмотрено, что при письменном согласии лицензиара лицензиат может по договору предоставить право использования результата интеллектуальной деятельности другому лицу, заключив с ним сублицензионный договор . При этом к сублицензионному договору применяются правила ГК РФ о лицензионном договоре.
Поскольку сублицензионный договор удовлетворяет всем требованиям, предъявляемым ГК РФ к лицензионному договору, льгота, предусмотренная подпунктом 26 п.2 ст.149 НК РФ, должна распространяться и на сублицензионные договоры. Аналогичного мнения придерживается и Минфин России (письмо от 25.12.2007 № 03-07-11/640 доведено до сведения налоговых органов письмом ФНС России от 06.03.2008 № 03-1-03/758@).

Таким образом, с 1 января 2008 г. не облагается НДС реализация прав по договорам об отчуждении исключительного права, а также по лицензионным и сублицензионным договорам.
При этом передача прав на использование результатов интеллектуальной деятельности на основании указанных договоров не облагается НДС независимо от способа передачи результатов интеллектуальной деятельности (письма Минфина России от 18.08.2008 № 03-07-07/79, от 14.05.2008 № 03-07-07/55).
Например, при заключении лицензионного договора на передачу прав на программу для ЭВМ лицензиар может передать лицензиату экземпляры программ на материальных носителях (например, дисках). Передача таких материальных носителей в этом случае не облагается НДС при условии, что их стоимость учтена в стоимости прав, передаваемых по лицензионному договору (письмо Минфина России от 12.05.2008 № 03-07-08/110).

Поскольку рассматриваемая льгота появилась только в 2008 году, возникают вопросы о порядке исчисления НДС по договорам на передачу прав, заключенным до 1 января 2008 г.

Порядок исчисления НДС при появлении новых льгот определен в п.8 ст.149 НК РФ. Он предполагает применение при реализации товаров (работ, услуг) того порядка налогообложения, который действовал на дату их отгрузки вне зависимости от даты их оплаты.
Отметим, что в этом пункте нет упоминания об имущественных правах.
Однако, на наш взгляд, при реализации имущественных прав должен применяться тот же принцип. И операции по передаче имущественных прав должны облагаться НДС по тем правилам, которые действовали на момент передачи вне зависимости от даты оплаты. При этом дата заключения договора значения не имеет (важен именно момент передачи прав). Если права на использование объектов интеллектуальной собственности переданы до 1 января 2008 г., то вознаграждение должно облагаться НДС. Если же передача прав имела место после 1 января 2008 г., то вознаграждение за передачу прав не должно облагаться НДС, независимо от того, когда оно получено.
Минфин России в целом придерживается аналогичной точки зрения, однако чиновники квалифицируют передачу прав на объекты интеллектуальной собственности как оказание услуг. Соответственно, по их мнению, вопрос о порядке исчисления НДС должен решаться в зависимости от момента фактического оказания таких услуг (письмо Минфина России от 03.06.2008 № 03-07-07/66).
В этом случае возникает вопрос о том, что считать моментом оказания услуг по передаче прав? Из различных разъяснений Минфина России можно сделать вывод, что моментом оказания таких услуг чиновники считают период, к которому относятся права. Например, организация в 2007 году заключила лицензионный договор на передачу неисключительных прав на программу для ЭВМ сроком на 5 лет. Договором предусмотрена ежемесячная выплата вознаграждения. Исходя из позиции Минфина России, вознаграждение за период до 1 января 2008 г. должно облагаться НДС, а вознаграждение за пользование правами за периоды после 1 января 2008 г. уже подпадает под льготу (см. письма Минфина России от 21.02.2008 № 03-07-08/36, от 05.03.2008 № 03-07-08/55, от 17.04.2008 № 03-07-07/43).

В каких ситуациях льготы нет?

Льготный режим налогообложения не распространяется на реализацию работ по созданию программ для электронных вычислительных машин в целом или отдельных частей таких программ, выполняемых по договорам подряда. Поэтому такие операции облагаются НДС в общеустановленном порядке (письма Минфина России от 24.06.2008 № 03-07-07/69, от 29.12.2007 № 03-07-11/648). Причем, из письма от 24.06.2008 можно сделать вывод о том, что, по мнению Минфина России, льгота не применяется даже в том случае, если условиями договора подряда предусмотрено, что к заказчику переходит исключительное право на использование созданной программы.
Кроме того, льгота не распространяется на услуги по разработке и модификации программного обеспечения, а также передачу прав на них на основании смешанного договора (письмо Минфина России от 02.06.2008 № 03-07-08/134).
По мнению Минфина России, льгота не распространяется и на случаи продажи экземпляров программ на основании договоров купли-продажи, в том числе в розничной торговле (см. письма от 05.03.2008 № 03-07-08/55, от 15.01.2008 № 03-07-08/07, от 29.12.2007 № 03-07-11/649).
Обосновывается эта позиция следующим.
Пунктом 3 ст.1286 ГК РФ предусмотрена возможность заключения лицензионных договоров о предоставлении права использования программ для ЭВМ или базы данных путем заключения каждым пользователем с соответствующим правообладателем договора присоединения, условия которого изложены на приобретаемом экземпляре таких программ или базы данных либо на упаковке этого экземпляра. Начало использования таких программ или базы данных пользователем, как оно определяется этими условиями, означает его согласие на заключение договора.
Поскольку на момент приобретения в розничной торговле экземпляров программ в товарной упаковке эти программы не используются, то лицензионный договор путем заключения договора присоединения в этот момент еще не заключен.
На основании приведенных выше рассуждений чиновники делают вывод о том, что операции по передаче прав при реализации программ в товарной упаковке подлежат обложению НДС, если на момент реализации не заключается лицензионный договор в письменной форме (письма Минфина России от 21.02.2008 № 03-07-08/36, от 29.12.2007 № 03-07-11/648).

Компания "Гарант" провела очередной Всероссийский онлайн-семинар, который был посвящен налогообложению объектов интеллектуальной собственности (ОИС). Перед аудиторией выступил менеджер компании "Делойт и Туш Риджинал Консалтинг Сервисис Лимитед" (Deloitte), доцент кафедры административного права юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, кандидат юридических наук Алексей Валерьевич Сергеев.

Первая часть онлайн-семинара была посвящена вопросам, связанным с налоговыми рисками, которые возникают в связи с использованием объектов интеллектуальной собственности. Алексей Сергеев рассказал, насколько серьезны данные риски, и разобрал некоторые способы их снижения, пользуясь последними разъяснениями Минфина России и ФНС России, а также конкретными примерами из судебной практики.

Гражданско-правовые основы

1 января 2008 года вступила в действие часть 4 Гражданского кодекса, которая регулирует гражданско-правовые вопросы, связанные с использованием объектов интеллектуальной собственности. Данные изменения косвенно связаны и с налоговыми аспектами.

В результате нововведений некоторые определения исчезли из Гражданского кодекса, но остались в Налоговом кодексе, например понятие авторского договора. Особое внимание хотелось бы обратить на то, что статьей 1226 права на объекты интеллектуальной собственности отнесены к имущественным правам. Соответственно, везде, где в Налоговом кодексе упоминаются имущественные права, следует подразумевать и объекты интеллектуальной собственности. Ниже мы более подробно рассмотрим отдельные положения части 4 Гражданского кодекса.

Остановимся на некоторых базовых понятиях Гражданского кодекса, имеющих отношение к интеллектуальной собственности.

Гражданским кодексом определены 16 видов объектов интеллектуальной собственности . Их можно сформировать в группы. К первой группе относят авторские (произведения науки, литературы, искусства, программы для ЭВМ) и смежные (фонограммы, исполнения и т. д.) права; ко второй - патентные права (изобретения, полезные модели, промышленные образцы); к третьей - средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг (товарные знаки и знаки обслуживания, фирменные наименования, коммерческое обозначение); к четвертой - иные объекты интеллектуальной собственности (селекционные достижения, ноу-хау и т. д.). Очень важный гражданско-правовой момент связан со способом распоряжения правами на ОИС. Как показывает практика, любые налоговые проблемы в подавляющем большинстве случаев возникают именно тогда, когда налогоплательщик пытается распорядиться данными правами. С принятием части 4 закреплены типизированные формы распоряжения правами на интеллектуальную собственность, которые действуют в отношении всех ее объектов. Фактически это 2 основные формы: договор на отчуждение исключительного права и лицензионный договор.

Договор на отчуждение исключительного права предполагает полную передачу прав на интеллектуальную собственность. При этом передающая сторона полностью теряет какие-либо права на передаваемый объект. По лицензионному же договору мы передаем права на использование ОИС определенным образом, оставаясь при этом собственником данного объекта. Лицензия может быть как исключительной (правообладатель имеет право передавать права на ОИС иным лицам), так и неисключительной (т. е. правообладатель может заключать лицензионные договоры неограниченное количество раз и с другими лицами). Причем не нужно путать отношения в части договора на отчуждение исключительного права и лицензионного договора на передачу исключительной лицензии, так как в первом случае мы лишаемся права обладания ОИС, а во втором - остаемся владельцем таких прав.

Не забудем и очень важные формальные моменты. Договор на отчуждение исключительного права, лицензионный договор, сублицензионный договор, заключенные не в письменной форме, являются ничтожными. Такие договоры зачастую требуют государственной регистрации в соответствии с гражданским . Без нее они недействительны. В лицензионном договоре обязательно должна быть отражена форма использования передаваемого права. Так, например, относительно товарного знака форма использования может быть определена как проставление данного знака на упаковке или упоминание его в рекламе продукции и т. д.

Налоговые споры, связанные с правом на товарные знаки

Растет количество судебных разбирательств, где проверяющие предъявляют претензии к расходам на приобретение объектов интеллектуальной собственности. Причем наибольшее количество налоговых споров сегодня связано с правами на товарные знаки.

Прошли те времена, когда для налогового инспектора плата за использование товарного знака или плата за использование патента (роялти) была чем-то экзотическим. Сегодня ситуация прямо противоположная. У налоговиков сложилось достаточно устойчивое мнение, что, например, плата за товарный знак - это фактически способ перераспределения денежных потоков в рамках компаний одной группы. Именно поэтому тема налоговых споров, связанных с объектами интеллектуальной собственности, очень актуальна. А значит, нужно быть всегда готовым к дискуссии с проверяющими.

Ситуация с правами на товарные знаки усугубляется тем, что в данном случае договорами о передаче права интеллектуальной собственности предусмотрены, как правило, довольно значительные суммы. Исключение налоговиками по каким-то причинам этих сумм из состава налоговых расходов приводит к плачевным последствиям для налогоплательщика.

Обращаю ваше внимание, что договоры, связанные с передачей права на товарный знак (лицензионные или об отчуждении исключительного права), подлежат обязательной регистрации в Роспатенте. Если такая регистрация отсутствует, то налоговики посчитают расходы, связанные с приобретением права на товарный знак, документально не подтвержденными и не соответствующими критериям статьи 252 .

Относительно данной группы споров нужно сказать, что в 2008 году судебная практика в большинстве случаев складывалась в пользу налогоплательщика. Вывод судей: гражданско-правовые пороки сделки никак не сказываются на ее налоговых последствиях. Например, если договор не зарегистрирован в Роспатенте, но фактически права на товарный знак были переданы и платежи за него действительно перечислялись, то оспорить данные расходы нельзя. Такая позиция высказывалась и ВАС РФ , который неоднократно подчеркивал, что нарушение иных, не налоговых отраслей не должны влиять на налоговые последствия, за исключением случаев, которые прямо предусмотрены Налоговым кодексом. Однако, чтобы сэкономить свое время и сберечь усилия, регистрацию делать нужно, тем более что процедура эта не сложная. Тем организациям, в которых проверка уже началась, а регистрация договора отсутствует, можно посоветовать незамедлительно направить необходимые для регистрации документы в Роспатент с целью получить оттуда соответствующее уведомление о получении документов. Впоследствии ссылка на то обстоятельство, что шаги, направленные на госрегистрацию договора, налогоплательщиком уже предприняты, могут избавить от дополнительных претензий со стороны проверяющих.

В Гражданском кодексе закреплен принцип исчерпания прав на ОИС. Согласно ему после введения товара, маркированного товарным знаком, в гражданский оборот правообладателем или с его согласия дальнейшая реализация такого товара допускается без разрешения правообладателя и выплаты вознаграждения.

Именно с принципом исчерпания права на товарные знаки и связана отдельная категория налоговых споров. В качестве примера приведу очень показательное судебное дело, где налогоплательщиком использовалась модель разделения сбыта и производства продукции в разных юридических лицах, характерная сегодня для многих организаций .

Итак, иностранная компания - обладатель исключительных прав на товарные знаки по лицензионному договору передает российской компании - дистрибьютору определенные права на товарные знаки. Ставка по данному договору составляет от 4 до 10 процентов в зависимости от товарного знака. У российской компании - дистрибьютора своих производственных мощностей нет, поэтому права на товарные знаки она передает производителю по сублицензионным договорам. Ставка по сублицензионным договорам составляет уже 0,1 процента. Впоследствии 100 процентов произведенной продукции компания-производитель поставляет российской компании - дистрибьютору, который и распространяет ее неограниченному числу покупателей в России.

Что в первую очередь привлекает внимание проверяющих? Конечно, огромная разница в ставках по лицензионным и сублицензионным договорам. Проверяющие приходят к выводу, что лицензионные права дистрибьюторской компании просто не нужны, поскольку фактически права на товарные знаки использует производитель. При этом проверяющие ссылаются на принцип исчерпания прав на товарный знак, указывая, что в гражданский оборот товары, маркированные товарными знаками, вводит производитель на этапе продажи всей произведенной продукции дистрибьютору. Для дальнейшего распространения этих товаров права на товарные знаки дистрибьютору просто не нужны. Таким образом, дистрибьютор в части разницы ставок по лицензионным и сублицензионным договорам несет расходы по уплате роялти в пользу третьего лица (производителя). Кроме того, операции по сублицензированию из-за разницы в ставках являются заведомо убыточными. Исходя из этого, налоговый орган сделал вывод, что расходы на уплату роялти экономически не оправданы и направлены только на занижение базы по налогу на прибыль и НДС, что не соответствует положениям статьи 252 Налогового кодекса.

В данном судебном разбирательстве налогоплательщик проиграл дело в части налога на прибыль, понеся значительные финансовые потери. Налоговики представили все вышесказанное как схему, направленную на уклонение от налогообложения и получение необоснованной налоговой выгоды. Нужно отметить, что налогоплательщик смог отстоять свою позицию в части правомерности учета вычетов по НДС в ВАС РФ . Таким образом, риск по НДС теперь может быть оценен как незначительный, а риск по налогу на прибыль высок.

О.А. Москвитин,
служба Правового консалтинга ГАРАНТ,
заместитель руководителя отдела поддержки пользователей

Как правило, продавцы дисков с программным обеспечением не заключают отдельного письменного лицензионного (сублицензионного) договора со своими покупателями. Это влечет за собой налоговые риски для продавцов, о которых говорится в ряде писем Минфина России (от 21.02.2008 N 03-07-08/36, от 19.02.2008 N 03-07-11/68). Насколько обоснованна позиция финансового ведомства? Согласно статье 1286 передача права использования программы для ЭВМ осуществляется путем заключения лицензионного договора. В момент передачи диска заключения договора, а следовательно, и передачи прав не происходит. Более того, текст "оберточной" лицензии, как правило, связывает пользователя и создателя программы. Но торговец дисками очень часто создателем программы (первым правообладателем) не является. В связи с этим трудно говорить о заключении "оберточного" лицензионного (сублицензионного) договора между продавцом и пользователем. Продавец может выступать лишь представителем правообладателя (посредником). Поэтому полагаем, что для использования льготы, предусмотренной подпунктом 26 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса, продавцу программ следует разработать сублицензионный договор и заключать его со своими покупателями. Сублицензионный договор должен предусматривать передачу пользователю не только права использования программы "по назначению" (ст. 1280 ГК РФ), но и каких-то других правомочий.

Очень часто у налогоплательщиков возникает вопрос, связанный с тем, нужны ли права на товарные знаки при импорте.

Да, нужны. Поскольку об этом прямо сказано в . Ввоз товаров на территорию Российской Федерации является способом использования прав на товарные знаки . Поэтому для того, чтобы ввезти на территорию России товары, маркированные товарным знаком, необходимо приобрести соответствующие права на товарные знаки. Данная позиция была поддержана и Конституционным Судом РФ в Определении от 22 апреля 2004 года N 171-О, где сказано, что запрещение такого способа использования товарного знака правообладателя, как ввоз маркированной таким знаком продукции на территорию России, направлено на соблюдение международных обязательств нашей страны в области охраны интеллектуальной собственности.

С одной стороны, это аргумент в пользу налогоплательщика. Предположим, что у компании есть лицензионный договор, по которому налоговики пытаются оспорить экономическую обоснованность платежей. Налогоплательщик может ссылаться на то, что он использует права на товарный знак при рекламе соответствующих товаров, поэтому платежи за его использование экономически обоснованы.

С другой стороны, мы видим, что многие налогоплательщики фактически рекламируют чужие товарные знаки (например, официальные дилеры). При этом никаких лицензионных договоров с правообладателем у них нет. Помимо того что здесь присутствуют гражданско-правовые риски, связанные с незаконным использованием чужого знака, нужно помнить еще и о налоговых рисках, поскольку имеет место безвозмездное использование налогоплательщиком имущественных прав на товарный знак. Как мы знаем, получение прав на безвозмездной основе является доходом и облагается налогом на прибыль . А согласно статье 146 еще и объектом обложения НДС.

Учет расходов при налогообложении прибыли

Поговорим о порядке учета расходов на приобретение (создание) объектов интеллектуальной собственности.

Если объект интеллектуальной собственности является НМА, то его стоимость погашается равномерно путем начисления амортизации в течение срока полезного использования . Исключение составляет подпункт 8 пункта 2 статьи 256 Налогового кодекса. В том отчетном (налоговом) периоде, в котором они возникают, исходя из условий сделок (при методе начисления) , признаются расходы:

Казалось бы, довольно простые правила, тем не менее судебная практика свидетельствует об обратном. Так, например, налогоплательщику передается неисключительное право на использование программного обеспечения, но на длительный период. Налоговики настаивают на том, что в данном случае платежи, которые плательщик сделал за эту программу, должны учитываться равномерно в течение всего длительного срока использования программы. Налогоплательщик же говорит о том, что он приобретает неисключительное право на программное обеспечение и, соответственно, может списать эти расходы единовременно, руководствуясь статьями 264 и 272 . Судьи поддержали эту позицию, сделав вывод, что поскольку передавалось неисключительное право, то не имеет значения факт его использования в течение длительного периода .

В ряде случаев невозможно определить, какие права мы передаем: исключительные, неисключительные, образуют они НМА или не образуют. Так, например, налогоплательщик приобрел депозитарный бизнес, в том числе и некоторые ОИС: базы данных о клиентах, по определенным коммерческим процедурам и т. д. Все эти расходы были списаны налогоплательщиком единовременно. Налоговики сделали вывод, что фактически здесь приобретен НМА, поскольку права были исключительными. Арбитры же поддержали плательщика, посчитав недоказанным факт исключительности прав. По мнению судей, передаваемая информация была открытой, а значит, ее нельзя расценить как НМА .

Льгота по НДС при передаче прав на ОИС

Передача права на ОИС является объектом обложения НДС . В то же время с 1 января 2008 года по НДС применяется льгота в отношении передачи исключительных прав на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, программы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральных микросхем, секреты производства (ноу-хау), а также прав на использование указанных результатов интеллектуальной деятельности на основании лицензионного договора .

По поводу применения этой льготы Минфин России в 2008 году выпустил массу разъяснений. В первую очередь позитивных для плательщика. Чиновники главного финансового ведомства разрешили не облагать передачу прав на эти ОИС по сублицензионным договорам и по договорам исключительной лицензии . Теперь о письмах, разъяснения в которых не выгодны для налогоплательщика. Минфин России делает вывод, что льгота не распространяется на те случаи, когда передача прав осуществляется на основании не лицензионного договора, а договора купли-продажи , то есть когда программы уже были введены в гражданский оборот и в дальнейшем речь идет только о продаже экземпляра программы.

Многие программы продаются на диске в соответствующей упаковке. Поэтому довольно часто возникает вопрос: нужно ли облагать НДС реализацию программ в товарной упаковке? Распространяется ли льгота на этот случай? И Минфин России, и московские налоговики единогласно заявляют, что нет . Поскольку речь идет о так называемой "коробочной" лицензии, условия которой изложены на самом диске (упаковке). В таком случае лицензионный договор начинает действовать с начала использования лицензионной программы, то есть с момента, когда вы согласились с лицензионным соглашением. По мнению чиновников, так как в момент покупки лицензионный договор еще не заключен, льгота применяться не может. Поспорить с такой позицией можно, так как в ни слова не сказано о том, что лицензионный договор должен быть заключен именно на момент передачи права.

Иногда договоры подчинены иностранному праву. В соответствии с иностранным законодательством договор может и не являться лицензионным. Есть ли здесь основания для льготы по статье 149 Налогового кодекса? По нашему мнению, есть. Ведь в Кодексе говорится о том, что термины, которые в нем используются, должны определяться из действующего российского законодательства. Поэтому если есть договор, подчиненный иностранному законодательству, но мы видим, что в соответствии с российским законодательством он обладает всеми признаками лицензионного договора, то льгота по статье 149 главного налогового документа должна применяться.

Авторский договор и ЕСН

В статье 236 Налогового кодекса прямо определено, что выплаты по авторскому договору являются объектом налогообложения по ЕСН. В то же время не относятся к объекту обложения ЕСН выплаты, производимые в рамках договоров, связанных с передачей в пользование имущества (имущественных прав).

Сразу хотелось бы отметить, что с принятием части 4 возникает проблема в трактовке статьи 236 Налогового кодекса. С одной стороны, объектом обложения ЕСН являются выплаты, которые производятся по авторскому договору. С другой стороны, если предмет договора - передача имущественных прав (к которым ГК РФ относит и имущественные авторские права), то выплаты не должны облагаться ЕСН. Возникает вопрос: облагаются ли данные выплаты ЕСН?

Рассмотрим один из возможных вариантов, когда вознаграждение выплачивается напрямую автору. Позиция Минфина России - эти выплаты надо облагать ЕСН. При этом логика такова: главой 24 под авторским договором понимается любой договор, связанный с обращением авторских прав, одной из сторон которого является автор, включая договоры, в которых от имени автора действует третье лицо . Подобная позиция представляется крайне спорной, поскольку непонятно, откуда Минфин России делает такой вывод, ведь глава 24 Налогового кодекса просто упоминает авторский договор, понятие которого с принятием части 4 Гражданского кодекса из законодательства исчезло.

Как видим, внеся изменения в гражданское законодательство, законодатель не внес их в главный налоговый документ. Отсюда и проблема. Судебной практики по этому поводу пока нет. Поэтому предугадать, чем закончится спор с проверяющими, если организация примет решение не облагать выплаты по авторским договорам ЕСН, достаточно сложно. Еще одна ситуация, которая с этим связана, касается того, что авторское право действует и в период жизни автора, и после его смерти (может переходить по наследству). Поэтому платежи могут предназначаться не только самому автору, но и его наследникам. Официальная позиция Минфина России такова: вознаграждение наследникам автора не является выплатой по авторскому договору в смысле главы 24 Налогового кодекса и не облагается ЕСН и пенсионными взносами .

Слушатели спрашивают…

По традиции вторая часть семинара была посвящена ответам на вопросы его участников. Предлагаем вашему вниманию наиболее интересные из них.

В рамках договора на создание и разработку программы для ЭВМ (ст. 1296 ГК РФ) заказчиком получено неисключительное право на использование данной программы. Каким образом следует обосновать и отразить у заказчика расходы на создание программы, в том числе оплату работ подрядчика? Указанный НМА остается на балансе у подрядчика как у правообладателя.

Дело в том, что если мы покупаем неисключительное право на использование программы, то у заказчика НМА не возникает. Ведь НМА - это всегда исключительное право. В самом вопросе указано, что программа остается на балансе у подрядчика, то есть именно он является ее правообладателем. Соответственно, заказчик может отразить расходы, связанные с приобретением программы, единовременно в составе прочих расходов, связанных с производством и реализацией.

Хочется отметить, что выбор для подобных правоотношений договора подряда не очень хорош с точки зрения НДС, так как в соответствии с по договору подряда права на программное обеспечение не передаются, а передаются они в рамках лицензионного договора. Конечно, можно попробовать применить льготу и поспорить с проверяющими, ссылаясь на то, что, если в рамках договора подряда фактически передается право на ОИС, речь идет о смешанном договоре. Однако риск достаточно велик, и судебного разбирательства избежать не удастся.

В данном случае нужно обратиться к части 4 , где прямо сказано, что права на товарный знак возникают только с момента его государственной регистрации. Поэтому если товарный знак нигде не зарегистрирован, то его вообще не существует как такового. Это нужно понимать абсолютно точно. Можно использовать какой-то логотип, можно проставлять его где угодно, на каких угодно товарах, можно его рекламировать. Но никакой правовой охраны данному товарному знаку на территории России предоставлено не будет. Любое лицо может использовать тот же самый логотип, и повлиять на эту ситуацию без соответствующей регистрации невозможно.

Об имеющихся налоговых рисках, связанных с безвозмездным использованием, говорить некорректно, поскольку нет, по сути, самого товарного знака. Что касается обоснованности расходов на рекламу незарегистрированного товарного знака, то вполне вероятно, что проблемы с налоговиками возникнут, если вы будете говорить о расходах на рекламу именно товарного знака. Здесь, скорее, нужно говорить о рекламе самого товара, а логотип, который на него наносится, считать средством индивидуализации этого товара. В таком случае расходы, скорее всего, будут признаны экономически обоснованными.

Может ли лицензионный договор, подписанный в 2008 году, но зарегистрированный в 2009 году, распространять свое действие на 2008 год и служить основанием для принятия к расходам сумм, уплаченных в 2008 году за право пользования товарным знаком в 2008 году?

Вопрос этот очень интересный, так как на практике зачастую между моментом подписания договора и моментом его регистрации проходит немало времени, а платежи по данному договору уже идут. В соответствии с Гражданским кодексом мы можем распространить этот договор на отношения, возникшие до момента его государственной регистрации. Чтобы снизить налоговые риски, можно рекомендовать в договор внести оговорку о том, что он распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с момента начала производства товаров, маркированных товарным знаком, или, например, с момента начала платежей. Если подобной оговорки в настоящее время нет, то ничто не мешает внести этот пункт сейчас, оформив соответствующее дополнительное соглашение, где будет соответствующим образом изменено условие о вступлении договора в силу.

Л.А. Котова,
заместитель начальника отдела Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина России

Действительно, в соответствии с пунктом 1 статьи 236 Налогового кодекса объектом обложения ЕСН для налогоплательщиков-организаций являются в том числе вознаграждения по авторским договорам.
В главе 24 Налогового кодекса под авторским договором понимается любой договор, рассматриваемый в части 4 Гражданского кодекса и связанный с обращением авторских прав, при условии, что одной из сторон такого договора является автор.
Таким образом, по договорам, предусматривающим передачу автором права использования его произведения в установленных договором пределах, налоговая база по ЕСН определяется с учетом расходов, предусмотренных в статье 221 , и с сумм вознаграждений по таким договорам не уплачивается ЕСН в части, подлежащей зачислению в Фонд социального страхования Российской Федерации (п. 3 ст. 238 НК РФ).
В случае же выплаты, например, вознаграждения наследнику имущественных авторских прав, учитывая изложенное, получаемое им вознаграждение не является объектом обложения ЕСН на основании абзаца 3 пункта 1 статьи 236 Налогового кодекса.

В этом случае первоначальный собственник объекта полностью передает все без исключения свои права приобретателю. Наряду с правами на приобретателя переходят и обязанности, связанные с объектом. К таким обязанностям относится обязанность соблюдения договоров, в которых третьим лицам предоставлено право использования приобретенного объекта интеллектуальной собственности (договоры коммерческой концессии или франчайзинга, а также лицензионные договоры).

Также отчуждение исключительных прав называется уступкой исключительных прав. Внимание! Не стоит путать данное определение с уступкой права на получение патента или свидетельства на средство индивидуализации, которая может быть произведена еще до регистрации объекта интеллектуальной собственности.

Стоит помнить, что сторонами в ряде договоров, связанных с передачей исключительных прав на патенты и средства индивидуализации, могут быть только юридические лица и предприниматели (договор коммерческой концессии, лицензионный договор и договор отчуждения, по которым передаются товарные знаки или иные средства индивидуализации). Обратите внимание: договоры, в которых сторонами являются юридические, лица могут быть только возмездными.

Еще одной отличительной чертой передачи прав на интеллектуальную собственность становится их обязательная государственная регистрация в Федеральном институте промышленной собственности.

Передача прав на товарный знак

Передача прав на товарный знак может быть осуществлена с помощью оформления нескольких видов договоров:

• Лицензионного договора , по которому товарный знак передается во временное пользование. В случае, когда происходит передача прав на торговую марку по лицензионном договору, владелец знака может предоставить возможность использовать свой зарегистрированный бренд только в части защищенных классов МКТУ или же на ограниченной территории. Также правообладатель может предоставить возможность использовать свой товарный знак сразу нескольким компаниям.
• Договор коммерческой концессии (франчайзинга) . В рамках одного договора франшизы правообладатель может передать в пользование не только товарные знаки, но и патенты, ноу-хау, коммерческое обозначение, а также иные объекты интеллектуальной собственности.
• Договор отчуждения товарного знака . Производится передача всех прав на товарный знак без исключения. В этом случае первоначальный правообладатель утрачивает любые права на товарный знак. Также договор отчуждения называют договором купли-продажи товарного знака.;
• Договор залога товарного знака . Товарный знак передается в залог как обеспечение займа денежных средств.

Договор на передачу авторских прав на произведения

Договорные отношения в сфере авторских прав регулируются несколькими видами договоров. В связи с тем, что право на произведение возникает с момента его создания, а не с момента его государственной регистрации, обязательная регистрация договоров по передаче объектов авторских прав отсутствует. Исключением является договор отчуждения исключительных прав на программу ЭВМ, который все же должен пройти государственную регистрацию, если сама программа ЭВМ зарегистрирована в Роспатенте.

Договор об отчуждении исключительного права на произведение

Договор предусматривает передачу авторских прав на произведение к приобретателю в полном объеме, в отношении любых видов использования на территории мира. Приобретатель получает право распоряжаться приобретенным имуществом, не ограничиваясь какими-либо рамками.

Узнать подробнее об особенностях или заказать услуги.

Лицензионный договор о предоставлении права использования произведения

Правообладатель или автор произведения может предоставить приобретателю исключительную или неисключительную лицензию. Согласно общему правилу, лицензионный договор должен быть заключен в письменной форме, однако, для передачи произведений предусмотрены исключения. В устной форме может заключаться лицензионный договор о предоставлении права использования произведения в периодическом печатном издании, а также в форме может заключаться договор о предоставлении права использования программы ЭВМ и базы данных.

Издательский лицензионный договор

Данный вид договора заключается между автором и лицом, которое будет производить издание произведения. Издание произведения должно произойти в установленный в договоре срок. В случае, если произведение не опубликовано в срок, автор может расторгнуть с издателем договор без возмещения причиненных убытков.

Договор авторского заказа

Договор авторского заказа произведения отличается от всех остальных договоров тем, что автор произведения и будущий его правообладатель могут заключить договор о передаче прав на произведение еще до создания такого произведения. Договором авторского заказ определяется результата, который должен быть получен по итогам исполнения, а также срок исполнения такого договора. За ненадлежащее исполнение договора заказчик может привлечь автора к ответственности, предусмотренной в договоре.

Современная российская экономика широко использует такие термины, как интеллектуальная собственность и исключительные права на объекты нематериального характера. С возникновением понятия интеллектуальной собственности в гражданском праве начал формироваться такой институт как передача интеллектуальной собственности. При этом передача интеллектуальной собственности может быть осуществлена в разных формах, каждая из которых соответствует юридическим конструкциям, разработанным теоретиками и практиками права. Мы попытаемся подробно рассмотреть ту область отношений в сфере осуществления исключительных прав, которая связана непосредственно с передачей интеллектуальной собственности.

Передача прав на какие объекты интеллектуальной собственности возможна

Передача интеллектуальной собственности происходит умозрительно. Разумеется, в реальности невозможно передать то, что не имеет материального выражения. Само понятие интеллектуальной собственности включает в себя не только результаты интеллектуальной деятельности, но также и средства индивидуализации.

Все объекты интеллектуальной собственности испытывают потребность в правовой охране. В число таких объектов входят:

• произведения науки, литературы и искусства;
• программы для электронных вычислительных машин;
• базы данных;
• исполнения;
• фонограммы;
• сообщение в эфир или по кабелю радио- или телепередач;
• изобретения, полезные модели, промышленные образцы;
• секреты производства (ноу-хау);
• фирменные наименования;
• товарные знаки и знаки обслуживания;
• наименования мест происхождения товаров;
• коммерческие обозначения;

Интеллектуальные права на подлежащие охране объекты бывают имущественными и не имущественными. К первым относятся исключительные права на объекты интеллектуальной собственности, которые позволяют их обладателю получать выгоду, пользу от владения такими правами. Эта выгода выражается в конкурентном преимуществе, в возможности извлечения прибыли путем грамотного использования объекта интеллектуальной собственности. Но гражданский кодекс предусматривает и такие конструкции как право следования, право доступа к объекту интеллектуальной собственности, а также многие другие, которые не укладываются в рамки исключительных имущественных прав.

Обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности (РИД) или на средство индивидуализации (СИ) не ограничен в способах использования такого своего права. Ему доступна и передача интеллектуальной собственности. При этом и граждане, и юридические лица могут осуществлять исключительные права самостоятельно либо передавать третьим лицам только в рамках действующего законодательства. Неудивительно, что правообладатель может не только разрешать другим лицам использование РИД и СИ, но и запрещать их использование, и даже запрещать доступ к объекту права – и это легитимная мера защиты своих законных прав. При этом по умолчанию одновременное отсутствие разрешения и запрета трактуется как запрет.

Обладателем исключительного права становится любое лицо, в установленном порядке получившее свидетельство о регистрации своего товарного знака либо патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец. Гражданское законодательство очерчивает объем понятия «исключительное право» на РИД:

• возможность изготовления, продажи, использования, перемещения на территорию страны товара, в создании которого применяется тот или иной РИД (изобретение, полезная модель, промышленный образец);
• возможность производства продукции с применением технологии, методики, способа, на которые в установленном порядке получены патенты. В целях защиты запатентованной методики изготовления товаров законом установлено следующее правило: любой товар, идентичный произведенному запатентованным способом, по умолчанию также считается произведенным подлежащим защите способом, пока не будет в судебном порядке доказано обратное;
• возможность использования устройства, работа которого подразумевает осуществление защищенной патентом технологии, способа эксплуатации;
• совершение каких-либо манипуляций с применением способа, подлежащего патентной охране;

Гражданский кодекс РФ устанавливает аналогичные ограничения для отношений, связанных с использованием товарного знака:

• только правообладателю ТЗ принадлежит исключительное право его использования любым не противоречащим закону способом. Именно в силу этого единоличного режима использования право считается исключительным. Использование не ограничивается применением в рамках собственного бизнеса, но включает в себя и передачу интеллектуальной собственности, а именно товарного знака, а также его полное отчуждение;
• главной целью существования товарного знака является индивидуализация собственной продукции либо осуществляемых работ, оказываемых услуг. Нанесение товарного знака, право на который зарегистрировано в установленном законом порядке, закрепляет коммерческую выгоду от продажи такого товара за правообладателем;

Какие различают формы передачи объектов интеллектуальной собственности

Статья 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации в пункте первом декларирует исключительное право использования объекта интеллектуальной собственности (ОИС) за его обладателем. Пользоваться правом он может по своему усмотрению с одним лишь условием – не выходить за рамки закона. И если границы дозволенного нормами права не нарушаются, правообладатель может распоряжаться ОИС любым разрешенным способом либо позволить какому-то иному лицу использование ОИС путем передачи интеллектуальной собственности.

Результаты интеллектуальной деятельности (объекты интеллектуальной собственности) могут быть переданы различными способами, условно их можно разделить на группы: коммерческие и некоммерческие. Каждый из них обладает характерной для него методологией и набором средств осуществления. В частности, некоммерческие способы оперируют некоммерческими средствами реализации – взаимодействие происходит на уровне обмена или передачи научно-технической информации либо на уровне сотрудничества.

Формой передачи практически всегда выступает договор – то есть соглашение нескольких лиц о порядке возникновения, изменения и прекращения прав и обязанностей между ними (пункт 1 статьи 420 ГК РФ) .

Каждый договор содержит существенные условия, без которых он не мог бы существовать. В первую очередь это условия о предмете договора, во вторую – сроки и стоимость исполнения. В любом договоре должны быть зафиксированы его участники, а также права и обязанности, которые они принимают на себя добровольно для достижения своих целей. Большинство договоров содержит нормы об ответственности за нарушение его условий, однако при их отсутствии ответственность регулируется нормами Гражданского кодекса Российской Федерации. Часть договоров признается заключенными при соблюдении простой письменной формы, для других же необходима регистрация в установленном государством порядке (договор уступки прав, передачи лицензии).

Передача интеллектуальной собственности может осуществляться и без договора. Так, исключительные права могут приобретаться в порядке наследования и реорганизации юридического лица, обращения взыскания на имущество лица, являющегося обладателем ОИС. Например, право на произведение литературы, искусства, являясь исключительным, переходит по наследству к правопреемникам. В порядке наследования может переходить также исключительное смежное право на исполнение.

Универсальное правопреемство совершается при реорганизации юридического лица, документально оно выражается в подписании передаточного акта (слияние, преобразование, поглощение) или разделительного баланса (разделение, выделение). Согласно этим документам правопреемники получают и права, и обязанности в отношении всех контрагентов первоначальной организации (статья 59 ГК РФ) . В таком же порядке происходит и передача интеллектуальной собственности к правопреемникам.

Право распоряжения ОИС включает также возможность использования их в качестве предмета залога, внесение в уставной либо складочный капитал хозяйственного общества (товарищества). Образуя совместное предприятие либо товарищество для совместной деятельности, его участники вносят посильные вклады для создания базы, финансового стержня нового юридического лица. И в качестве вкладов могут быть использованы не только деньги, имущество и ценные бумаги, но и исключительные права, которые имеют экономическую ценность (пункт 1 статьи 66.1 ГК РФ, статья 1042 ГК РФ) .

Какой заключать договор передачи прав интеллектуальной собственности

Лицензионный договор выступает основанием для передачи прав на такие ОИС как патенты, товарные знаки. В рамках данного соглашения правообладатель (лицензиар) предоставляет лицензиату право использования принадлежащих ему результатов интеллектуальной деятельности в определенном объеме.

Договор об отчуждении исключительного права является соглашением, по которому исключительное право на РИД или СИ передается от правообладателя правопреемнику (приобретателю) в полном объеме. Исключительное право передается целиком, а не в части.

Договор коммерческой концессии – соглашение, на основании которого правообладатель предоставляет определенному пользователю право использования в коммерческой деятельности совокупности исключительных прав (сюда обязательно включается товарный знак и знак обслуживания, секрет производства и фирменное наименование). Передача прав может осуществляться на срок или бессрочно, но обязательно на возмездной основе.

Все договоры, которые связаны с передачей интеллектуальной собственности либо отчуждением объектов интеллектуальной собственности, обладают большим количеством спорных моментов. Они относятся к наиболее сложным гражданско-правовым договорам. В большей степени сложность обусловлена тем, что объектами выступают не предметы материального мира, а результаты интеллектуальной деятельности, которые можно лишь условно зафиксировать на материальных носителях. Их невозможно потрогать, и тем сложнее урегулировать связанные с ними правоотношения. К тому же нередко исключительные права не просто отчуждаются, а передаются для использования третьими лицами в определенных рамках и по определенным правилам.

Какие особенности имеет каждый из видов договора передачи интеллектуальной собственности

Чаще всего в гражданском деловом обороте используются такие формы передачи прав на результаты интеллектуальной деятельности:

• договоры авторского заказа;
• лицензионные договоры;
• договоры отчуждения исключительного права;

Договор авторского заказа – соглашение, по которому автор создает произведение литературы, искусства или науки согласно требованиям заказчика, передавая ему права использования созданного произведения. Для этого автор фиксирует свое произведение на одном из материальных носителей (статья 1288 ГК РФ) . Договор обязательно заключается в двустороннем порядке, а о вознаграждении либо отсутствии такового стороны вправе договариваться по своему усмотрению.

Подобный договор может предусматривать отчуждение исключительных прав на созданные произведения либо переход части исключительных прав на использование произведения. Но может и не предусматривать никакой передачи и отчуждения вовсе.

Лицензионный договор – форма предоставления лицензиаром права лицензиату на частичное, ограниченное соглашением использование результатов интеллектуальной деятельности либо средств индивидуализации. Получатель права несет ответственность за использование предоставленного права в соответствии с условиями договора. Данное двустороннее соглашение содержит указание на перечень передаваемых в рамках исключительного права правомочий. И если какие-то варианты использования исключительного права не поименованы в договоре, по умолчанию считается, что лицензиар не разрешил их осуществление.

Важнейшее правило лицензионного договора – пользоваться исключительным правом можно только перечисленными договором способами. Все, что не разрешено делать с правом на РИД лицензиара, считается запрещенным. Для данного соглашения важна квалифицированная письменная форма.

Что касается лицензий, получаемых при использовании компьютерных программ или баз данных, то в силу их особенностей, договор заключается в иной форме. Соглашение достигается путем присоединения пользователя к тем условиям, которые правообладатель изложил в приобретенном экземпляре программы или базы данных. Пользователь не сможет завершить установку продукта на компьютер без «подписания» такого договора. Начало пользования лицензионным продуктом обозначает согласие с договором. Письменная форма здесь не требуется.

Необходимость регистрировать лицензионный договор возникает в зависимости от его предмета. Заключенный в отношении прав на результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, которые были зарегистрированы на основании статьи 1232 Гражданского кодекса РФ, договор о предоставлении лицензии также подлежит государственной регистрации. Без таковой соглашение просто не будет считаться действительным.

Лицензиаром, то есть лицом, которое по договору предоставляет часть полномочий по использованию ОИС лицензиату – правополучателю, может быть только законный обладатель исключительного права.

К существенным относят те условия договора о предоставлении лицензии, которые определяют его предмет и способы использования ОИС. Чтобы обозначить предмет, нужно поименовать РИД или СИ, в отношении которых заключается договор. Право передачи интеллектуальной собственности должно быть подтверждено ссылкой на документ, удостоверяющий право лицензиара заключать такой договор (свидетельство или патент). К перечислению способов использования также нужно отнестись внимательно, потому что все, что не упомянуто в договоре, будет считаться запрещенным лицензиаром.

По умолчанию договор о выдаче лицензии является возмездным, если его безвозмездность не установлена самим договором. Будьте внимательны, при отсутствии указания в договоре на его безвозмездный характер, нужно обязательно указать на размер вознаграждения, в противном случае договор является незаключенным. Потому что порядок выплаты вознаграждения и его размер – это одно из существенных условий договоров данного вида.

А вот территория, на которой будет осуществлять свою деятельность лицензиат, используя полученную лицензию, напротив, к существенным условиям не относится. В том случае, если в условиях договора территориальные рамки действия лицензии не очерчены, считается, что лицензиар позволил лицензиату осуществлять свои права на всей территории Российской Федерации.

Лицензионный договор никогда не бывает бессрочным. И даже если в договоре нет упоминаний о сроке его действия, право пользования лицензией не может длиться дольше, чем действует само исключительное право на РИД или СИ.

Без упоминаний о сроке договор считается заключенным на пять лет. Если лицензионный договор оформляется для использования одного произведения в составе другого сложного произведения, то он считается заключенным на весь срок действия исключительного права и на всей территории его действия (при отсутствии в самом договоре указаний на конкретную территорию и срок).

Поскольку несогласованность существенных условий влечет недействительность договора , крайне важно согласовать в договоре на предоставление лицензии те условия, которые считаются для него существенными по закону (предмет, способы использования, сумма вознаграждения и порядок выплаты – в случае возмездности), а также те условия, которые стороны сами сочли существенными. При отсутствии такого согласования ФИПС откажет в регистрации договора.

Если в лицензионном договоре имеется согласие лицензиара на заключение сублицензионного договора, лицензиат может предоставить часть своих прав на использование РИД или СИ иным лицам. Но по такому договору лицензиат не вправе предоставлять более широкий круг прав, чем тот, который был предоставлен ему самому.

В рамках правового поля, регулируемого Гражданским кодексом РФ, могут действовать лицензионные договоры таких видов:

• передача интеллектуальной собственности подразумевает предоставление лицензиаром прав использования результата интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации неограниченному количеству лицензиатов – простая, неисключительная лицензия;
• передача интеллектуальной собственности осуществляется от одного лицензиара к одному лицензиату, который в дальнейшем не имеет права заключать сублицензионные договоры – исключительная лицензия;

Если в договоре нет упоминаний об исключительности предоставляемого права, то лицензия по умолчанию считается простой (неисключительной).

Каким бы ни был договор и вид передаваемой лицензии, по закону не допускается запрещать автору в дальнейшем производить аналогичные результаты интеллектуальной деятельности и отчуждать их другим лицам. И если даже в какой-либо лицензионный договор будут включены подобные условия, они будут считаться ничтожными.

Кроме передачи интеллектуальной собственности на условиях предоставляемой лицензии, существует еще вариант полного отчуждения по договору об отчуждении исключительного права . Участниками договора являются обладатель исключительного права, именуемый правообладателем, и его приобретатель. Такие договоры обычно заключаются между авторами произведений литературы, искусства, науки, технических достижений и иными лицами, которые хотят использовать такие объекты интеллектуальной собственности в коммерческих целях.

Договор об отчуждении исключительного права должен быть заключен в простой письменной форме. Но если объектом выступают изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения, зарегистрированные в установленном порядке топологии интегральных микросхем и программы для ЭВМ, базы данных, товарные знаки, то такой договор обязательно подлежит государственной регистрации . В противном случае он будет считаться незаключенным.

Момент перехода прав по соглашению на передачу интеллектуальной собственности зависит от обязанности зарегистрировать договор. При наличии таковой права у приобретателя появляются только после регистрации в уполномоченном государственном органе, а при отсутствии – приобретатель становится полномочным лицом уже в момент заключения договора.

При нарушении условий договора на передачу интеллектуальной собственности наступают неблагоприятные последствия для нарушившей стороны. Наиболее распространенным нарушением является неисполнение приобретателем обязанности по уплате вознаграждения. В случае подобного нарушения правообладатель может подать в суд, чтобы потребовать взыскания неоплаченного вознаграждения и перевода прав приобретателя на себя. Кроме прекращения использования прав на РИД или СИ для приобретателя могут наступить неблагоприятные финансовые последствия в виде возмещения убытков.

Обязанность возмещения убытков в полном размере возникает при отсутствии существенного нарушения договора. Если же договор нарушен существенно – этот факт станет основанием для его расторжения. Существенным является такое нарушение договора, которое влечет неблагоприятные последствия для пострадавшей стороны. Настолько неблагоприятные, что она во многом лишается того, на что рассчитывала в момент заключения договора.

Договор об отчуждении исключительного права, как и лицензионный договор, по умолчанию является возмездным. И если в нем нет упоминаний о безвозмездности, тогда обязательно должно быть указание на цену либо порядок ее определения (пункт 3 статьи 424 Гражданского кодекса не используется в данной ситуации). При отсутствии специальных упоминаний о том, что право на РИД или СИ отчуждается безвозмездно, а также порядка определения цены, договор считается возмездным и незаключенным, так как в нем не содержится существенное его условие – цена.

В вопросе согласования условия о цене договор об отчуждении не отличается от лицензионного. Но неизменным его отличием является тот факт, что передача интеллектуальной собственности осуществляется не в части, а целиком. И не на время, а постоянно – то есть на весь срок действия правовой охраны исключительного права и на всей территории охраны.

Грамотно заключенные договоры являются основой для благополучного развития бизнеса и отсутствия судебных тяжб, способных нанести серьезный вред деловой репутации.

Зачем составлять акт передачи интеллектуальной собственности

Передача интеллектуальной собственности документально оформляется актом приема-передачи.

Несмотря на то, что исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации переходит при подписании сторонами договора об отчуждении (либо после регистрации передачи в государственном органе в определенных случаях), если соглашением не предусмотрено иное (статья 1234 ГК РФ), для последующего использования права нужно иметь такое доказательство передачи как приемо-передаточный акт.

Акт приема-передачи обязательно должен быть оформлен в письменном виде, выражен на бумажном носителе в двух экземплярах, каждый из которых будет равен другому по своей юридической силе. Такой акт считается неотъемлемой частью заключенного договора. Кроме того, акт приема-передачи интеллектуальной собственности является первичным документом бухгалтерского учета, с помощью которого организация подтвердит свои расходы на приобретение ОИС.

Унифицированной формы акта приема-передачи исключительных прав не существует, форма составления его не регламентирована.

Акт можно составить в любом виде по своему усмотрению, но в деловой практике принято, чтобы в нем были прописаны:

1. наименование документа, дата и место его составления;
2. сведения о сторонах: Ф. И. О. представителя и основания полномочий, реквизиты;
3. ссылка на основной договор, в соответствии с которым составлен акт приема-передачи интеллектуальной собственности;
4. информация о передаваемых исключительных правах на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации;
5. информация о документах, которые передаются одновременно с передачей исключительных прав;
6. необязательно, но желательно указать в акте на размер вознаграждения, получаемого по договору;

Подписывая акт, стороны свидетельствуют об отсутствии взаимных претензий.

Какие существуют условия передачи прав на интеллектуальную собственность

Здесь неоднократно упоминалось о процедуре государственной регистрации передачи интеллектуальной собственности в Патентном ведомстве.

Подробно порядок госрегистрации урегулирован Правилами государственной регистрации распоряжения исключительным правом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для ЭВМ, базу данных по договору и перехода исключительного права на указанные результаты интеллектуальной деятельности без договора, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2015 года № 1416 .

Соблюдение Правил является основанием для принятия заявления на регистрацию и совершению процедурных действий по данному заявлению.

• форма заявления установлена Правилами;
• в заявлении указываются сведения о правообладателе, предмете договора – конкретном перечне исключительных прав. Если регистрируется соглашение об изменении или расторжении договора, нужно также индивидуализировать предмет (указать номер патента либо свидетельства, срок действия исключительного права и объем его правовой охраны). Все эти сведения должны соответствовать тем, что уже зафиксированы в реестрах ОИС;
• заявление сопровождается предусмотренными Правилами документами процедурного характера;
• прикладываемые документы должны недвусмысленно свидетельствовать о переходе исключительных прав;
• передаваемые исключительные права не выходят за рамки возможностей правообладателя и правоприобретателя;
• при отчуждении исключительного права не имеется ни малейшей вероятности того, что это действие совершается с целью введения в заблуждение потенциального покупателя либо изготовителя товара;

В пункте 17 Правил указаны основания, которые могут стать причиной для отказа в регистрации:

• отсутствие сведений об уплате госпошлины, предусмотренной законом;
• отсутствие ответа на уведомление Федеральной службы по интеллектуальной собственности о нарушении требований к подаваемым документам. Если в течение трех месяцев нарушения не устраняются, заявителя ожидает отказ;
• нарушение одного из вышеперечисленных пунктов Правил подачи документов на госрегистрацию;

Вынесет ли уполномоченный орган отказ заявителю либо завершит процедуру регистрации передачи права - об этом заявитель будет уведомлен. Письменное сообщение направляется по почте по адресу, который заявитель сообщил в своем заявлении. Отправка уведомления должна произойти в срок не позднее 45 рабочих дней со дня поступления на регистрацию документов заявителя. Иными словами, вся государственная регистрация осуществляется в 45-дневный срок, исключая ситуации, когда госорган обращается к заявителю с просьбой направить дополнительные документы и предоставляет ему для этого дополнительный срок. При непоступлении таких документов Федеральная служба по интеллектуальной собственности выносит отказ. В случае исправления недостатков, допущенных при подаче документов, ФИПС регистрирует передачу интеллектуальной собственности в срок не более 45 рабочих дней с момента получения дополнительных документов.

Какие трудности вызывает передача прав на интеллектуальную собственность

Неразрывная связь между понятиями интеллектуальной собственности и инноваций не подвергается сомнению. Инновации – это ценность, которая всегда привлекает прямые инвестиции и служит инструментом развития торговли, как внутригосударственной, так и международной. Следовательно, интеллектуальная собственность выступает тем самым катализатором экономического прогресса. Особенно ярко это проявляется в таких сферах рыночной экономики как медицина, продажа продовольственных товаров, техники и электроники.

Создание инноваций должно быть направлено на производство новых качественных продуктов и развитие мировой экономики. Для инновационной деятельности крайне важно стимулировать разные формы сотрудничества – обмен опытом, передача разработок, идей, достижений разных предприятий, регионов, государств. Такая работа получила название «открытых инноваций» – она базируется на партнерстве и наличии общей цели.

В современной российской экономике предприятия сталкиваются с рядом проблем, связанных с инновациями. Самыми важными из них являются следующие:

1. отсутствие системы управления ОИС на предприятиях, ведение работы с РИД и СИ неспециалистами;
2. не происходит заимствование зарубежного опыта (в силу малого количества переводных источников, практически полного отсутствия профессиональных библиотек, низкой развитости процедуры подготовки кадров для работы в сфере интеллектуальной собственности);
3. в то время как в иностранных организациях должностные лица ведут работу с ОИС на уровне Совета директоров (CIPO – Chief IP Officer), в России подобные должности не считаются престижными и высокооплачиваемыми;
4. судебная практика по вопросам передачи интеллектуальной собственности не сформирована;
5. не работают механизмы принуждения к раскрытию информации в судебном порядке;

Как видите, патентование интеллектуальной собственности – сложный и долгий процесс. Если вы не желаете слишком углубляться в этот вопрос или же хотите получить идеальный результат сразу, не совершая ошибок, то стоит довериться профессионалам. Если у вас нет достаточной компетенции в области передачи интеллектуальной собственности, воспользуйтесь услугами фирмы «Царская привилегия», обладающей богатым юридическим опытом. Специалисты будут контролировать весь процесс оформления документации с первых дней обращения до полной передачи права.