Depositphotos.com/dreamerve

Лицензионный договор.

Недавно мы анализировали арбитражную практику применительно к договору коммерческой концессии, теперь речь пойдет об еще одном «интеллектуальном» договоре, а именно о лицензионном.

1. Лицензиат обратился в суд с требованием о признании лицензионного договора недействительным и применении последствий недействительности сделки. Доводы истца основывались на следующем: ответчик имел право заключать только сублицензионный, а не лицензионный договор; в договоре отсутствует указание на результат интеллектуальной деятельности; отсутствуют номера и даты выдачи документа, удостоверяющего исключительное право на результат. Между тем кассация признала спорный договор заключенным и действительным: условия сформулированы таким образом, что позволяют с достаточной степенью определённости уяснить смысл условий договора о предмете и используемом результате интеллектуальной деятельности, договор фактически был исполнен. Кроме того, в соответствии с п. 5 ст. 1238 ГК РФ к сублицензионному договору применяются правила ГК РФ о лицензионном договоре. (Постановление Суда по интеллектуальным правам от 27.12.2013 г. по делу № А40-20795/2013)

2. Отказ лица от лицензионного договора не влечет расторжения заключенного между сторонами договора на поставку программного комплекса, как регулирующего иные отношения. Договор поставки программного комплекса (статья 506 ГК РФ) и лицензионный договор (статья 1235 ГК РФ) о порядке его использования, являясь взаимосвязанными, регулируют различные правоотношения и не могут рассматриваться как единый договор. (Постановление ФАС Западно-сибирского округа от 18.05.2011 г. по делу № А70-8898/2010)

3. Лицензиру отказали в удовлетворении требований о расторжении лицензионного договора и взыскании убытков. Довод истца о том, что он не может реализовать свое право, предоставленное лицензией на использование программного продукта в связи с наличием существенных недостатков в продукте был отклонен судом, в силу того, что договором не были предусмотрены услуги по внедрению и технической поддержке программного продукта. (Постановление ФАС Московского округа от 02.07.2013 г. по делу № А40-111104/12-26-947)

4. После расторжения лицензионного договора, у лицензиата остался долг по лицензионным платежам, и ему была выдана банковская гарантия в обеспечение указанных обязательств. В дальнейшем, лицензиар предъявил требование о взыскании остатка суммы основного долга к принципалу. Суд отказал в удовлетворении требований, в связи с тем, что на момент выдачи банковской гарантии указанное в ней обязательство, в обеспечении которого она выдавалась, было прекращено. (Постановление ФАС Московского округа от 31.10.2012 г. по делу № А40-108760/11-46-956)

5. Стороны заключили лицензионный договор, по условиям которого лицензиату предоставлено право на использование изобретения по патенту в предусмотренных договором пределах. При этом за лицензиаром сохранялось право заключать с другими лицами лицензионные договоры на использование изобретения в отношении способов, не предусмотренных в лицензионном договоре. Роспатент отказал в регистрации указанного договора как несоответствующего понятию лицензионного договора о предоставлении исключительной лицензии, определенному п.1 ст. 1236 ГК РФ. Суд не согласился с таким выводом, исходя из п. 3 ст 1236 ГК РФ, согласно которому в одном лицензионном договоре в отношении различных способов использования результата интеллектуальной деятельности могут содержаться условия для лицензионных договоров разных видов (исключительной и неисключительной лицензии). Следовательно, законодатель допускает дифференциацию лицензионных договоров в зависимости от способа использования результата интеллектуальной деятельности. (Постановление ВАС РФ от 12.03.2013 г. по делу № А40-106575/11-26-813).

6. ОАО «Воронежнефтепродукт» и ОАО «Нефтяная компания «Роснефть» был заключен лицензионный договор на использование в предпринимательской деятельности товарных знаков последнего. Между тем, УФАС России по Воронежской области было вынесено постановление о привлечении к административной ответственности указанных лиц за неисполнение предписания о необходимости согласования с УФАС условий договоров коммерческой концессии и агентских договоров, относящихся к розничной реализации нефтепродуктов в Воронежской области. В дальнейшем, суд удовлетворил требования компаний об отмене указанного постановления, указав, что в данном случае действительной волей сторон было заключение именно лицензионного договора. (Постановление ФАС Центрального округа от 17.03.2009 по делу N А14-14722/2008/492/10)

7. Обращение лицензиара в суд с требованием о признании нарушения лицензиатом существенных условий лицензионных договоров в части своевременности уплаты лицензионных платежей было расценено как избрание ненадлежащего способа защиты права с учетом положений ст.12 ГК РФ и того факта, что между сторонами спор о принадлежности интеллектуальных прав истцу отсутствует. (Постановление ФАС Московского округа от 17.09.2013 г. по делу № А40-6521/12-19-56)

8. Суд признал лицензионный договор о предоставлении права использования произведений, входящих в репертуар ООО «Российское авторское общество», способом публичного исполнения, как в живом исполнении, так и с использованием технических средств незаключенным, ввиду несогласованности предмета договора - отсутствовал конкретный перечень музыкальных произведений. (Постановление ФАС Московского округа от 09.06.2012 г. по делу № А40-61370/11, Постановление ФАС Московского округа от 07.06.2012 г. по делу № А40-74258/11-51-639)

9. Компания попыталась оспорить заключенный лицензионный договор, по которому предоставлялось право использования произведения: нормативно-технической или технической документации, в отношении которой лицензиар имеет исключительные права как разработчик. Доводы истца об отсутствии признаков объектов авторского права у документации, а также о мнимости сделки не были восприняты судом. Более того, указание истца на то, что в результате заключения договора ограничена конкуренция на рынке предоставления информационных услуг, т.е. услуг по платному доступу к соответствующей информации, было истолковано судом как признание истцом охраноспособности объекта сделки. (Постановление ФАС Московского округа от 31.10.2011 г. по делу № А40-7067/11-110-57)

Вправе ли Лицензиат написать отказ? Что нам делать в этой ситуации? (мы готовы хоть сегодня выполнить свои обязательства по договору) Какие есть основания у нас не принимать этот отказ?

Компания Лицензиар(правообладатель) заключил лицензионный договор, Лицензиат оплатил лицензии, мы их передать не успели. В последующем Лицензиат прислал уведомление об отказе от договора(ссылку на статью не указал, но думаем, что по ст.450.1 ГК РФ) и просьбой вернуть вознаграждение. В лицензионном договоре не прописано, что Стороны могут досрочно расторгнуть договор, отказаться от договора. Мы договор расторгать не хотим, а хотим на сумму вознаграждения передать права. Вопросы: Вправе ли Лицензиат написать такой отказ? Что нам делать в этой ситуации? (мы готовы хоть сегодня выполнить свои обязательства по договору) Какие есть основания у нас не принимать этот отказ?кто является управомоченной стороной на отказ от исполнения лицензионного договора

Если в договоре не предусмотрены иные случаи для одностороннего отказа, то в силу закона Лицензиат вправе на односторонний отказ, только если предметом договора является ноу-хау (ст.1469 ГК РФ).

Договор считается расторгнутым путем одностороннего отказа от его исполнения, если такой отказ предусмотрен в законе или соглашении сторон, в случае если вы не согласны с односторонним отказом Лицензиата, вы вправе обжаловать отказ в суде. До подачи заявления в суд, необходимо соблюсти претензионный порядок.

Правом на односторонний отказ в силу закона обладают обе стороны. Лицензиат в случае, если предмет договора – ноу-хау (п. 2 ст. 1469 ГК РФ). Лицензиара же закон наделяет таким правом независимо от предмета договора. Однако лицензиар может воспользоваться этим правом лишь в ситуации, если лицензиат допустит существенное нарушение обязанности по выплате вознаграждения в установленный срок (п. 4 ст. 1237 ГК РФ)

Стороны заключают договор в отношении секрета производства (ноу-хау) и не указывают срок действия договора. В такой ситуации каждая из сторон вправе отказаться от исполнения договора (п. 2 ст. 1469 ГК РФ).

Виталия Перелыгина, Александр Баринова,

На какие обычные и случайные условия лицензионного договора лицензиату нужно обратить внимание

Порядок разрешения споров

В лицензионном договоре целесообразно урегулировать отношения на случай, если:

между сторонами возникнет спор;
одна из сторон решит обратиться в суд с требованием к другой стороне.

Условие о досудебном порядке урегулирования споров

С 1 июня 2016 года в арбитражном процессе появился обязательный претензионный порядок для исков по гражданским делам (ч. 5 ст. 4 АПК РФ). Это означает, что теперь в договоре можно не предусматривать отдельное условие о досудебном разрешении спора. В таком случае будут действовать общие правила закона.

Вместе с тем, стороны вправе их изменить – установить в договоре:

более короткий или более продолжительный срок для ответа на претензию контрагента (по закону он составляет 30 календарных дней с момента направления претензии);
особые способы направления претензии и ответа не нее (по электронной почте, по факсу и т. д.). По общему же правилу претензии и ответы на них направляют «обычной» почтой либо доставляют курьером. Иные способы закон хоть прямо и не запрещает, однако суды зачастую относятся к ним скептически.

Изменить общие правила стоит, если стороны намерены:

либо упростить и ускорить этап мирного урегулирования спора, то есть по сути сделать его формальным (например, предусмотреть трехдневный срок для ответа на претензию, направленную по e-mail);
либо, наоборот, усложнить порядок обращения в суд (к примеру, установить право направить ответ на претензию по почте в течение трех месяцев).

Впрочем, даже если стороны решили не менять общие правила, включить в договор условие о досудебном порядке не помешает. В частности, стоит более детально и доступно изложить то, что законодатель предусмотрел в части 5 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса РФ. Это позволит лучше понять алгоритм необходимых действий на случай, если между сторонами возникнет спор.

Условие об одностороннем отказе

При заключении лицензионного договора важно проверить, вправе ли стороны расторгнуть соглашение в одностороннем порядке (т. е. без обращения в суд).

Лицензиат заинтересован в том, чтобы он имел право отказаться от исполнения договора в любой момент, а лицензиар таким правом не обладал.

По умолчанию лицензиат обладает правом на односторонний отказ лишь в случае, если предмет договора – ноу-хау (п. 2 ст. 1469 ГК РФ).

Лицензиара же закон наделяет таким правом независимо от предмета договора. Однако лицензиар может воспользоваться этим правом лишь в ситуации, если лицензиат допустит существенное нарушение обязанности по выплате вознаграждения в установленный срок (п. 4 ст. 1237 ГК РФ). При таком нарушении договор прекратит действие, если будут выполняться следующие условия:

пройдет 30 дней после того, как лицензиат получит уведомление об одностороннем отказе;
в течение этих 30 дней лицензиат не исполнит обязанность по выплате вознаграждения.

Кроме этого, для договоров, заключенных в отношении некоторых объектов интеллектуальной собственности, закон предусматривает дополнительные основания для одностороннего отказа со стороны лицензиара.

Что нужно учесть лицензиату при получении права использования объектов интеллектуальной собственности, в отношении которых закон предусматривает особые правила одностороннего отказа

Ситуация 1

Стороны заключают договор в отношении секрета производства (ноу-хау) и не указывают срок действия договора.

В такой ситуации каждая из сторон вправе отказаться от исполнения договора (п. 2 ст. 1469 ГК РФ). Однако для этого необходимо предупредить об отказе другую сторону. Срок для предупреждения должен быть не менее шести месяцев (например, семь месяцев, один год и т. д.). Если стороны не укажут срок в договоре, он будет составлять шесть месяцев.

При заключении договора лицензиату имеет смысл предусмотреть:

минимальный срок для предупреждения (6 месяцев), если от договора отказывается лицензиат (ведь лицензиату может понадобиться прекратить договорные отношения в максимально короткий срок);
более продолжительный срок для предупреждения при отказе со стороны лицензиара (например, 10 месяцев, один год и т. д.). Ведь чем больше будет срок для предупреждения об отказе, тем дольше лицензиат сможет использовать объект интеллектуальной собственности.

Ситуация 2

Стороны заключают в отношении произведения издательский лицензионный договор.

Лицензиар по такому договору получит право на односторонний отказ, если лицензиат не начнет использовать произведение в срок, установленный в договоре (п. 1 ст. 1287 ГК РФ).

При заключении договора лицензиату имеет смысл предусмотреть как можно более продолжительный срок, в течение которого лицензиат должен начать использовать произведение. Ведь если срок окажется небольшим и лицензиат не успеет перейти к использованию произведения, возникнет существенный риск одностороннего отказа со стороны лицензиара.

Можно воспользоваться и другой тактикой: умышленно не указать в договоре срок для начала использования произведения. В такой ситуации лицензиар сможет расторгнуть договор в одностороннем порядке лишь в случае, когда договор будет прямо предусматривать (п. , ст. 310, абз. 2 п. 1 ст. 1287 ГК РФ):

либо право на безусловный односторонний отказ (т. е. на отказ в любой момент и независимо от каких бы то ни было обстоятельств);
либо право на односторонний отказ по истечении срока, который обычно устанавливается для начала использования произведений с учетом их конкретного вида и способа использования.

Однако сам по себе факт того, что договор не будет предусматривать конкретный срок для начала использования произведения, может повлечь разногласия и споры между сторонами. Если лицензиат намерен минимизировать риск споров и в то же время в максимальной степени обезопасить себя от риска одностороннего отказа со стороны лицензиара, имеет смысл все же выбрать первый вариант поведения, то есть попытаться установить максимально продолжительный срок.

Яны Мишиной, старшего юриста юридического департамента БАСФ Россия и СНГ

Виталия Перелыгина, старшего эксперта ЮСС «Система Юрист»

Что проверить лицензиару при заключении лицензионного договора о предоставлении права использования секрета производства (ноу-хау): существенные условия и дополнительные обязанности сторон

Односторонний отказ от исполнения договора
При заключении лицензионного договора важно проверить, вправе ли стороны расторгнуть соглашение в одностороннем порядке (т. е. без обращения в суд).

Лицензиар заинтересован в том, чтобы он имел право отказаться от исполнения договора в любой момент, а лицензиат таким правом не обладал.

Вместе с тем, правила об одностороннем отказе зачастую регулируются законом, и сторонам запрещается включать в договор противоречащие им условия. Лицензионный договор в отношении ноу-хау – как раз такой случай. Основания для одностороннего отказа от такого договора различаются в зависимости от того, указали стороны срок действия договора или нет.

Если стороны заключают срочный договор, то по умолчанию расторгнуть его в одностороннем порядке может лишь лицензиар, причем только в конкретной ситуации: если лицензиат допустит существенное нарушение обязанности по выплате вознаграждения в установленный срок (п. 4 ст. 1237 ГК РФ). В то же время закон позволяет сторонам, заключающим лицензионный договор в рамках осуществления ими предпринимательской деятельности, предусмотреть иные основания для одностороннего отказа (п. , ст. 310, п. 2 ст. 1233 ГК РФ).

При заключении бессрочного договора каждая из сторон имеет право на безусловный односторонний отказ, то есть может отказаться от исполнения соглашения независимо от каких бы то ни было обстоятельств (п. 2 ст. 1469 ГК РФ). Однако для этого необходимо предупредить об отказе другую сторону.

Срок для предупреждения должен быть не менее шести месяцев (например, семь месяцев, один год и т. д.). Если стороны не укажут срок в договоре, он будет составлять шесть месяцев.

При заключении бессрочного договора лицензиару имеет смысл предусмотреть:

минимальный срок для предупреждения (шесть месяцев), если от договора отказывается лицензиар (ведь лицензиару может понадобиться прекратить договорные отношения в максимально короткий срок);
более продолжительный срок для предупреждения при отказе со стороны лицензиата (например, 10 месяцев, один год и т. д.). Это целесообразно, например, тогда, когда стороны согласовали вознаграждение в виде ежемесячных платежей. Ведь чем больше месяцев будет составлять срок для предупреждения об отказе, тем дольше будет действовать договор, а значит, лицензиар получит большее число платежей (к примеру, не 6, а 10).

Форму предупреждения об отказе закон не регулирует. Стороны могут самостоятельно установить, в какой именно форме необходимо уведомить контрагента о расторжении договора в одностороннем порядке.

Виталия Перелыгина, старшего эксперта ЮСС «Система Юрист», Александр Баринова, руководителя юридического отдела ООО «О-Курьер» дочерней структуры OZON Holding (до 2016 г.)

Проверка обычных и случайных условий лицензионного договора: выгоды и риски для лицензиара

Пример из практики: суд посчитал, что односторонний отказ лицензиата от исполнения лицензионного договора был правомерным, и взыскал с лицензиара сумму полученного аванса

ООО «Б.» (лицензиар) заключило с ОАО «П.» (лицензиат) лицензионный договор о предоставлении права использования программ для ЭВМ. Лицензиат обязался перечислить лицензиару авансовый платеж. Стороны установили, что лицензиар должен передать лицензиату экземпляры компьютерных программ в течение 10 недель с момента получения аванса. Если он не сделает это в установленный срок, лицензиат получит право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора и потребовать возвратить перечисленную сумму. Если лицензиар не возвратит аванс в течение 10 рабочих дней, он обязан выплатить неустойку в размере 0,1 процента от суммы аванса за каждый день просрочки.

Лицензиат перечислил аванс, однако лицензиар не передал экземпляры программ в установленный срок. По этой причине ОАО «П.» направило в адрес ООО «Б.» уведомление об одностороннем отказе и сообщило о необходимости возвратить сумму авансового платежа.

Поскольку лицензиар эту сумму не вернул, лицензиат обратился в суд с требованиями о взыскании авансового платежа и неустойки.

Суд посчитал, что лицензионный договор расторгнут правомерно. Так, договор считается расторгнутым путем одностороннего отказа от его исполнения, если такой отказ предусмотрен в законе или соглашении сторон. Лицензиар и лицензиат предусмотрели в договоре конкретные обстоятельства, при наступлении которых ОАО «П.» вправе заявить об одностороннем отказе. Суд установил, что такие обстоятельства наступили (лицензиар не передал компьютерные программы), а значит, требование о взыскании аванса обоснованно. В то же время истец не вправе взыскать договорную неустойку, поскольку ее нельзя начислить за период после расторжения договора (постановление Президиума ВАС РФ от 18 мая 2010 г. № 1059/10). В итоге суд взыскал с ответчика сумму авансового платежа (

______________________________________________ (наименование или Ф.И.О. лицензиата) адрес: _______________________________________ от ___________________________________________ (наименование или Ф.И.О. лицензиара) адрес: ______________________________________, телефон: _______________, факс: _____________, адрес электронной почты: _____________________

Уведомление о прекращении Лицензионного договора с требованием о возмещении убытков, причиненных расторжением Договора

"___" ________ ____ между ___________________________________________ и (наименование или Ф.И.О. лицензиара) _________________________________________________ был заключен Лицензионный (наименование или Ф.И.О. лицензиата) договор N ___ на право использования результата интеллектуальной деятельности (или: средства индивидуализации), а именно: __________________ _________________________________ на следующих условиях: __________________ _____________________________________. В соответствии с п. ___ Лицензионного договора от "___" __________ ____ N ___ ______________________________________ были выполнены обязательства и (наименование или Ф.И.О. лицензиара) предоставлено принадлежащее ему право использования результата интеллектуальной деятельности (или: средства индивидуализации) ____________ __________________________________________________________ в полном объеме, (наименование или Ф.И.О. лицензиата) что подтверждается ____________________________________________. В нарушение п. ___ Лицензионного договора от "____" ____________ ______ N ___ _______________________________________ не была выполнена обязанность (наименование или Ф.И.О. лицензиата) по уплате _______________________________________ в установленный Договором (наименование или Ф.И.О. лицензиара) срок вознаграждения в размере ________ (_________) рублей за предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности (или: средства индивидуализации).

Согласно п. 4 ст. 1237 Гражданского кодекса Российской Федерации при существенном нарушении лицензиатом обязанности выплатить лицензиару в установленный лицензионным договором срок вознаграждение за предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицензиар может отказаться в одностороннем порядке от лицензионного договора и потребовать возмещения убытков, причиненных его расторжением. Договор прекращается по истечении тридцатидневного срока с момента получения уведомления об отказе от договора, если в этот срок лицензиат не исполнил обязанность выплатить вознаграждение.

В соответствии со ст. 15 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.

Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

На основании вышеизложенного и руководствуясь п. 4 ст. 1237 Гражданского кодекса Российской Федерации, ________________________________ (наименование или Ф.И.О. лицензиара) уведомляет о расторжении Лицензионного договора от "___" _______ ____ N ___ в одностороннем порядке с "___" ________ ____. Кроме того, _____________________________________ просит в срок до ____ (наименование или Ф.И.О. лицензиара) возместить убытки в виде ________________________________________ в размере _______ (_________) рублей, причиненные расторжением Лицензионного договора от "___" ________ ____ N ___, что подтверждается _________________________.

Приложения:

1. Копия Лицензионного договора на право использования результата интеллектуальной деятельности (или: средства индивидуализации) от "___" ________ ____ N ___.

2. Документы, подтверждающие выполнение лицензиаром обязательства по предоставлению права использования результата интеллектуальной деятельности (или: средства индивидуализации).

3. Документы, подтверждающие невыполнение лицензиатом обязанности по уплате вознаграждения за предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности (или: средства индивидуализации).

4. Документы, подтверждающие причинение убытков и их размер.

5. Доверенность представителя от "___" __________ ____ N ___ (если требование подписывается представителем заявителя).

6. Иные документы, подтверждающие обстоятельства, на которых заявитель основывает свои требования.

"___" ________ ____

___________________ (подпись)

Что нужно проверить лицензиару при заключении лицензионного договора о предоставлении права использования произведения. В договоре имеет смысл предусмотреть плату за односторонний отказ лицензиата.

Вопрос: Мы Непубличное акционерное общество на УСН доходы минус расходы. НАО "КДК" принадлежат исключительные права на товарный знак. Между НАО "КДК" и ООО "Х" заключен лицензионный договор на предоставление неисключительных прав на товарный знак. Договор прошел государственную регистрацию в Роспатенте. В договоре имеются следующие пункты:5.1. Настоящий Договор приобретает юридическую силу с даты его государственной регистрации в Роспатенте и действует по ___________ 20__ года.5.2. Любая из Сторон имеет право досрочно, в одностороннем порядке, расторгнуть Договор, письменно предупредив об этом другую Сторону не менее чем за 3 (три) месяца.5.3. Договор может быть досрочно расторгнут по обоюдному согласию Сторон путем подписания Сторонами соглашения о его расторжении. Договор считается расторгнутым с даты государственной регистрации в Роспатенте соглашения Сторон о расторжении Договора. В этом случае расходы, связанные с государственной регистрацией соглашения о расторжении Договора, несет Сторона, инициирующая его расторжение.5.4. С момента подписания Договора Сторонами все предыдущие переговоры, переписка и заключенные договоры по предмету Договора теряют силу. С какого момента прекращаются обязательства по лицензионному договору если ООО "О" направила в рамках пункта 5.2. уведомление о намерении расторгнуть договор. С момента истечения 3 месяцев с момента получения уведомления? С момента государственной регистрации одностороннего расторжения лицензионного договора в Роспатенте. Также интересует судебная практика по таким делам в обоснование позиции.

Ответ: Договор будет считаться расторгнутым с момента истечения срока, указанного в п.2 договора, так как именно такой порядок стороны согласовали в договоре (ст. , ГК РФ). Заявление о регистрации прекращения права использования может подать любая сторона. Порядок подачи заявления и его форма установлены Приказом Минэкономразвития России от 10.06.2016 № 371 .

Судебная практика:

от 09.08.2017 № С01-481/2017 по делу № А10-5642/2016 ;

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 01.08.2017 № С01-492/2017, А40-219431/2016 .

Обоснование

Что нужно проверить лицензиару при заключении лицензионного договора о предоставлении права использования произведения

По умолчанию правом на односторонний отказ обладает только лицензиар. Однако он может заявить об отказе лишь в случае, если лицензиат допустит существенное нарушение обязанности по выплате вознаграждения в установленный срок (п. 4 ст. 1237 ГК РФ). При таком нарушении договор прекратит действие, если будут выполняться следующие условия:

пройдет 30 дней после того, как лицензиат получит уведомление об одностороннем отказе;
в течение этих 30 дней лицензиат не исполнит обязанность по выплате вознаграждения.

Кроме этого, закон предусматривает дополнительные основания для одностороннего отказа со стороны лицензиара в случае, если стороны заключают издательский лицензионный договор. Лицензиар по такому договору получит право на односторонний отказ, если лицензиат не начнет использовать произведение в срок, установленный в договоре (п. 1 ст. 1287 ГК РФ).

В то же время закон позволяет сторонам, заключающим лицензионный договор в рамках осуществления ими предпринимательской деятельности, самостоятельно предусмотреть основания для одностороннего отказа (п. , ст. 310, п. 2 ст. 1233 ГК РФ).

Оптимальный вариант - включить в договор условие, по которому лицензиар вправе отказаться от исполнения договора в любой момент и независимо от каких бы то ни было обстоятельств, а лицензиат правом на односторонний отказ не обладает.

Вместе с тем, нужно понимать, что такое условие не будет соответствовать интересам лицензиата, и тот, вероятнее всего, постарается настоять на другой формулировке. В этом случае лицензиару стоит попытаться сохранить за собой право на односторонний отказ, но при этом конкретизировать, при каких ситуациях такой отказ возможен (т. е. заменить безусловное право на отказ условным). Имеет смысл указать как можно больше оснований для одностороннего отказа по инициативе лицензиара (например, в связи с тем, что лицензиат не представил отчет). Если хотя бы одно из таких оснований возникнет в ходе исполнения договора, лицензиар получит возможность самостоятельно выбрать дальнейший алгоритм действий: либо продолжить исполнять договор (несмотря на наступившее негативное обстоятельство), либо отказаться от исполнения без обращения в суд.

Пример формулировки условия об одностороннем отказе лицензиара от исполнения лицензионного договора

«Лицензиар вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора в каждом из следующих случаев:

Лицензиат нарушил срок выплаты вознаграждения, установленный в пункте 3.1 настоящего договора;
Лицензиат не представил отчет в соответствии с правилами пункта 4.2 настоящего договора».

В то же время нужно проследить за тем, чтобы договор предусматривал как можно меньше оснований для отказа по инициативе лицензиата и тем более не содержал положения о безусловном отказе с его стороны.

Помимо этого не будет лишним:

установить срок, за который лицензиат должен предупредить лицензиара об одностороннем отказе;
согласовать форму такого предупреждения.

Пример формулировки условия о сроке и форме уведомления об одностороннем отказе лицензиата от исполнения лицензионного договора

«Лицензиат, решивший воспользоваться правом на односторонний отказ от исполнения настоящего договора (п. 5.3 договора), должен уведомить Лицензиара о таком отказе не позднее чем за 30 дней до того момента, как договор прекратит действие, посредством направления по почте в адрес Лицензиара ценного письма с уведомлением о вручении и описью вложения».

В договоре имеет смысл предусмотреть плату за односторонний отказ лицензиата.

Закон позволяет это сделать, если стороны заключают договор в рамках осуществления ими предпринимательской деятельности (п. 3 ст. 310 ГК РФ). В такой ситуации в договоре разрешено установить конкретную денежную сумму, которую лицензиат будет должен выплатить лицензиару при одностороннем отказе.

Пример формулировки условия о плате за односторонний отказ лицензиата от исполнения лицензионного договора

«В случае прекращения действия настоящего договора по причине одностороннего отказа от его исполнения со стороны Лицензиата последний обязуется перечислить Лицензиару плату за такой отказ в размере 10 000 (Десять тысяч) руб. Указанная сумма выплачивается Лицензиатом не позднее 7 (семи) дней с момента расторжения договора».

При наличии такого условия лицензиату, намеренному заявить об одностороннем отказе, придется сначала проанализировать, что ему будет выгоднее:

выйти из договорных отношений, перечислив лицензиару установленную плату за односторонний отказ;
продолжить исполнять договор, сэкономив деньги на внесение такой платы.

Не исключено, что лицензиат выберет второй вариант. В итоге отношения сторон будут сохранены и лицензиар сможет получить ожидаемый результат по договору. А если лицензиат все-таки заявит об отказе, выплаченная им сумма станет своего рода компенсацией за прекращение договора.

Вместе с тем, при включении в договор условия о плате за отказ нужно проверить, чтобы такая плата была предусмотрена только для лицензиата. В противном случае (т. е. если условие будет распространяться на обе стороны) лицензиару стоит решить, насколько такое положение будет оправданным.

Как расторгнуть договор по соглашению сторон

Чтобы расторгнуть договор, сторонам достаточно подписать соглашение об этом (см., например, постановление Арбитражного суда Московского округа от 20 февраля 2016 г. № Ф05-20583/2015 по делу № А40-58407/15).

Для этого нужно провести переговоры с контрагентом. От их результатов зависит возможность такого расторжения и содержание соглашения.

Во время переговоров и при переписке с контрагентом необходимо помнить о Гражданского кодекса РФ. Ее правила применяются не только к заключению договора, но и любого другого соглашения. См. подробнее Какие требования нужно учитывать, вступая в переговоры о заключении договора.

Если контрагент пойдет навстречу , то нужно согласовать с ним все условия и подписать соглашение в надлежащей форме.

При этом момент расторжения договора - момент заключения такого соглашения, если иное не вытекает из его содержания и смысла (п. 3 ст. 453 ГК РФ).

Если не удается договориться о мирном расторжении договора, то необходимо прибегнуть к расторжению договора по собственной инициативе путем одностороннего отказа или в судебном порядке.

Форма соглашения

Форма соглашения о расторжении должна быть той же, что и у расторгаемого договора. Обычно это простая письменная форма. Однако иное может вытекать из закона, других правовых актов, самого договора или обычаев (п. 1 ст. 452 ГК РФ). Например, стороны могут установить в договоре, что все изменения, дополнения и т. п. к договору совершаются только в нотариальной форме.

При этом даже если контрагент не подпишет соглашение, но своими фактическими действиями начнет выполнять указанные в нем условия, то суд может признать договор расторгнутым. Такой вывод он может сделать на основании пункта 3 статьи 438 Гражданского кодекса РФ.

Пример из практики: суд признал договор аренды расторгнутым, поскольку стороны достигли соглашения о его досрочном расторжении

ИП В. (арендатор) И ООО «М.» (арендодатель) заключили договор аренды нежилого помещения.

Впоследствии финансовое положение арендатора изменилось. Он дважды направлял арендодателю письма с предложением либо снизить арендную плату, либо расторгнуть договор по соглашению сторон. Однако арендодатель снижать плату отказался, а также указал на договорный запрет для арендатора отказываться от исполнения договора в одностороннем порядке.

Несмотря на это арендатор освободил помещение и передал ООО «М.» ключи и подписанные акты приема-передачи. Арендодатель начал поиски нового арендатора, но договор аренды с ИП «В.» продолжил считать действующим.

Арендатор обратился в суд с требованием признать договор расторгнутым.

Суд иск удовлетворил и признал договор расторгнутым с момента возврата нежилого помещения. Переписка сторон и их фактические действия свидетельствуют о том, что они достигли соглашения о расторжении договора по взаимному согласию (постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 17 февраля 2015 г. № Ф06-20338/2013 по делу № А12-17423/2014 , определением Верховного суда РФ от 24 апреля 2015 г. № 306-ЭС15-4012

Условия соглашения

Главное условие - условие о расторжении договора. Причем оно должно говорить именно о расторжении, а не о намерении расторгнуть договор в будущем. Если из содержания соглашения не будет однозначно следовать, что стороны расторгают договор, то он продолжит действовать.

Стороны должны указать, какой именно договор (договоры) они прекращают, его реквизиты (номер и дату заключения).

Это особенно актуально, если между сторонами существует несколько договоров.

Пример формулировки соглашения о расторжении договора

Если стороны расторгают договор из-за того, что одна из них его нарушила, то это необходимо отразить в договоре. Иначе могут возникнуть трудности с предъявлением претензий

В частности, могут быть проблемы с применением статей и Гражданского кодекса РФ. Они предусматривают особое правило расчета убытков, когда договор досрочно расторгнут из-за нарушений контрагента.

Если стороны не отразят в соглашении факт нарушений и потерпевшая сторона не докажет их наличие и связь с расторжением договора, то суд откажет в применении этих статей.

Подробнее см.:

Как кредитору возместить убытки при прекращении договора по вине должника;
Как возразить кредитору, требующему возместить убытки при прекращении договора по вине должника.

Также может быть полезно предусмотреть ряд дополнительных условий.

Иной момент расторжения договора

Стороны могут предусмотреть, что договор расторгается не с момента подписания соглашения, а, например, только через месяц.

Пример формулировки условия о сроке расторжения договора

Однако нужно учитывать, что до этого момента договор будет продолжать действовать, то есть стороны будут обязаны исполнять свои обязательства по договору. Например, если стороны договора поставки предусмотрят, что он расторгается через месяц после подписания соглашения, то:

поставщик будет обязан передать товары, срок поставки которых наступит в течение этого периода, а
покупатель - принять и оплатить такие товары.

Иные последствия

Например, покупатель внес предоплату товара, который поставщик так и не передал. Стороны договорились расторгнутьдоговор по взаимному согласию из-за того, что товар снят с производства, однако судьбу предоплаты не определили. В этом случае покупатель вправе обратиться в суд с требованием возвратить сумму предоплаты, а также взыскать с продавца проценты за пользование чужими денежными средствами. Более того, он может потребовать возврата исполнения на условиях расторгнутого договора, например взыскать неустойку и по день фактического исполнения обязательства (п. 10 Постановления Пленума ВАС РФ от 6 июня 2014 г. № 35 «О последствиях расторжения договора», далее - постановление № 35).

Так, Арбитражный суд Западно-Сибирского округа обязал продавца вернуть разницу между предоплатой, которую внес покупатель, и фактически поставленным товаром, хотя стороны расторгли договор по взаимному согласию (постановление от 12 ноября 2015 г. № Ф04-26505/2015 по делу № А02-458/2015 , определением Верховного суда РФ от 18 февраля 2016 г. № 304-ЭС15-19760 отказано в передаче дела в Судебную коллегию по экономическим спорам).

Но в некоторых ситуациях может быть выгодно изменить или дополнить это правило. Так, стороны могут определить конкретные сроки возврата исполнения и предусмотреть санкции за нарушение этих сроков (например, установить пени за каждый день просрочки).

Расторгая договор по взаимному согласию, необходимо соблюсти принцип эквивалентности встречных предоставлений. Иначе если контрагента не устроят условия соглашения, то он сможет их оспорить

Стороны договора свободны в своем праве прекращать его на любых условиях, которые не противоречат Гражданскому кодексу РФ.

Однако нужно избегать ситуаций, когда встречные предоставления сторон не сопоставимы, в том числе и по рыночной стоимости. В противном случае сторона, которая получила меньше, сможет сослаться на неравенство переговорных возможностей и обременительность условий (). В результате суд самостоятельность сможет определить последствия расторжения договора.

Подробнее см.:

В чем особенности договора, заключенного при неравенстве переговорных возможностей сторон (п. 3 ст. 428 ГК РФ);
Что делать, если контрагент требует изменить или расторгнуть договор, заключенный при неравенстве переговорных возможностей сторон, со ссылкой на его обременительные условия (п. 3 ст. 428 ГК РФ).

Как вернуть недвижимое имущество по соглашению о расторжении договора, если переход права собственности по договору уже зарегистрирован

Для этого сторонам нужно:

подать заявление в регистрирующий орган о регистрации обратного перехода права собственности;
предоставить соглашение о расторжении договора, в котором они договорились о возврате имущества.

Основания, условия и последствия прекращения лицензионного договора регулируются общими положениями гражданского законодательства (гл.26 ГК).

Лицензионный договор прекращается в случаях:

надлежащего его исполнения

истечения срока договора

прекращения деятельности юридического лица – стороны по договору

смерти физического лица – стороны по договору.

Кроме того, досрочное расторжение договора возможно по соглашению сторон, если иное не предусмотрено законодательством или самим договором.

Согласно ст. 420 и 421 ГК одна из сторон договора может заявить требование о расторжении договора в судебном порядке:

1) при существенном нарушении договора другой стороной;

2) при существенном изменении обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора.

Существенным признается нарушение договора одной из сторон, влекущее для другой стороны такой ущерб, в результате которого она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора. В качестве такого нарушения лицензионного договора может рассматриваться неуплата вознаграждение лицензиару; использование лицензиатом объекта интеллектуальной собственности способами, не предусмотренными договором; передача объекта лицензии по сублицензии, если это не предусмотрено основной лицензией и т.д.

Изменение обстоятельств признается существенным, если они изменились настолько, что, если бы стороны могли это разумно предвидеть, договор вообще не был бы ими заключен или был бы заключен на значительно отличающихся условиях. Примером может служить следующая ситуация:

Объектом лицензии являются права на изобретение. Во время действия лицензионного договора выдается патент на новое изобретение, использование которого для лицензиата намного выгоднее по многим параметрам. В данной ситуации обстоятельства для этой стороны договора изменяются существенно, что может привести к желанию расторгнуть невыгодный для стороны договор.

Однако требование о расторжении договора может быть заявлено стороной в суд только после получения отказа другой стороны на предложение расторгнуть договор либо неполучения ответа в срок, указанный в предложении или установленный законодательством либо договором, а при его отсутствии – в тридцатидневный срок.

Согласно п.1 ст.423 ГК при расторжении договора обязательства сторон прекращаются.

Если основанием для расторжения договора послужило существенное нарушение договора одной из сторон, другая сторона вправе требовать возмещения убытков, причиненных расторжением договора.

Тема 8. Правовая охрана средств индивидуализации участников гражданского оборота и производимой ими продукции (работ, услуг) План

1. Понятие и структура фирменного наименования. Право на использование фирменного наименования.

2. Понятие, виды и форма товарного знака. Требования, предъявляемые к товарному знаку (знаку обслуживания). Основания для отказа в регистрации товарного знака.

3. Порядок регистрации товарного знака. Недействительность и прекращение регистрации товарного знака.

4. Право на наименование места происхождения товара (географические указания).