Проблемы с досрочным расторжением лицензионного договора в одностороннем порядке в подавляющем большинстве случаев возникают у тех компаний, которые недостаточно ответственно отнеслись к выбору партнера или составлению лицензионного договора. Это в очередной раз подтверждает старую как мир истину: бизнес - не место устным договоренностям и надеждам на добросовестность и честность, а чтобы избежать болезненных расставаний, необходимо обо всем договориться еще на берегу, причем в письменном виде.

Как следует из положений, изложенных в 29 главе Гражданского Кодекса, значимыми основаниями для досрочного расторжения лицензионного договора могут служить: добровольное соглашение сторон; существенное нарушение договора одной из сторон; отказ от исполнения пунктов и правил лицензионного договора; а так же существенное изменение обстоятельств, повлиявшее на саму возможность исполнения подписанного документа.

В первом случае никаких юридических проблем или подводных камней быть не может: если договор расторгается по обоюдному согласию и без каких-либо претензий со стороны подписантов, то в этом случае процедура предельно проста и понятна. Для расторжения лицензионного договора достаточно либо подписанного сторонами дополнительного соглашения, либо простого обмена официальными письмами, из текста которых будет явственно следовать, что в дальнейшем стороны не заинтересованы в продолжении действия лицензионного договора и намерены его прекратить. В тех же документах (или же в каком-либо дополнительном) стороны оговаривают дату окончания действия договора, финальные взаиморасчеты и так далее. А в том случае, если предоставление права по лицензионному договору предполагало государственную регистрацию, то для двустороннего расторжения такого документа уже не достаточно подписания соглашения о расторжении или обмена письмами - необходима государственная регистрация факта расторжения, оформляемая посредством подачи дополнительного соглашения или заявления, подписанного сторонами о расторжении договора.

Куда интереснее ситуация, когда расторжение действующего лицензионного договора является инициативой только одной из сторон (как правило, ею выступает правообладатель).

Удобный и наиболее безболезненный вариант расторжения договора для Лицензиара - в одностороннем порядке с уведомлением Лицензиата в предусмотренный договором срок. В этом случае Лицензиат просто направляет в адрес Лицензиата уведомление о намерении расторжения, а далее, данное уведомление с доказательством отправки последнего в адрес Лицензиата направляет в Роспатент.

На основании данных документов регистрирующий орган выносит решение о прекращении предоставления права использования и каждая из Сторон договора остается при своем.

Если же вариант расторжения в одностороннем порядке не предусмотрен текстом договора, то такой простой вариант не пройдет и далее только в судебной инстанции придется доказывать неправомерность действий со стороны Лицензиата. Так же не удастся обойтись «малой кровью» в том случае, если предоставление права по лицензионному договору предполагает государственную регистрацию. Для расторжения такого документа также не достаточно подписания простого двустороннего соглашения или обмена письмами - необходима государственная регистрация факта расторжения договора, оформляемая на основании дополнительного соглашения или заявления, подписанного как правообладателем, так и лицензиаром.

Но даже если при подписании договора, с Лицензиатом не удастся достичь договоренности о подобном механизме расторжения и придется прибегнуть к судебной процедуре, чем детальнее вы отнесетесь к формулировкам документа, чем полнее будут расписаны взаимоотношения сторон в тех или иных условиях, тем проще и безболезненнее будет его расторгнуть при наличии нарушений со стороны контрагента.

Понятно, что когда люди договариваются о совместном ведении бизнеса и его развитии, мало кто предполагает, что предприятие может потерпеть фиаско и в конечном счете придется расставаться. Однако, как свидетельствует беспристрастная статистика, изначально у любого начинания гораздо больше шансов на неудачу, чем на успех. Поэтому, когда речь заходит о лицензионном договоре, ни о каких общих формах документа и формулировках не может быть и речи - только предельная детализация позиций договора, только максимальная конкретика даже в русле общих норм. И, разумеется, документом должна быть предусмотрена сама возможность его досрочного прекращения.

Многие бизнесмены-правообладатели даже не представляют себе, насколько широки соблазны, которые искушают их партнеров, особенно в регионах, где за ними по объективным причинам довольно проблематично осуществлять эффективный контроль. Даже если они изначально были настроены исключительно на добросовестное сотрудничество, продолжительная безнадзорная работа рано или поздно спровоцирует появление нарушений.

Наиболее частными «выходами за рамки» лицензионного договора являются: превышение объема полномочий, предполагающихся по договору; выход за пределы оговоренной лицензионным договором территории использования товарного знака; передача прав на использования товарного знака или торгового обозначения третьим лицам; оптимизация (естественно в сторону уменьшения) показателей отчетности, передаваемой правообладателю и так далее. Если порядок действий в каждом из этих случаев не был детально прописан, то расторгнуть лицензионный договор во вне судебном порядке уже не получится и придется обращаться в суд и доказывать там как сам факт нарушения договора, так и то обстоятельство, что оно было существенным. Естественно, это сопряжено с многочисленными трудностями.

Действующее законодательство содержит по этому поводу довольно размытые формулировки: существенным признается такое нарушение договора одной из сторон, при котором вторая понесла ущерб, который не позволил ей извлечь выгоды, на которые она была вправе рассчитывать при заключении договора. Разумеется, все это нужно документально обосновать, что далеко не всегда возможно сделать, особенно когда правообладатель физически располагается в Москве или Санкт-Петербурге, а его партнер, допустим, в Новом Уренгое. Такая широкая формулировка оставляет ответчику большое пространство для манера по уклонению от исполнения своих обязательств.

Последнее основание (существенное изменение обстоятельств, повлиявшее на саму возможность исполнения подписанного документа) применяется для расторжения лицензионного договора в том случае, когда невозможно использовать ни одно из предыдущих. То есть, стороны не имеют желания прекращать действие договора по доброй воле, при этом ни с одной из сторон нет значимых нарушений договора, а так же отсутствуют иные законные возможности его одностороннего расторжения.

С точки зрения Гражданского Кодекса, существенными для расторжения лицензионного договора обстоятельствами в этом случае являются обстоятельства, которые изменили конъюнктуру рынка настолько, что если бы такое развитие событий можно было предвидеть, стороны никогда бы не заключили между собой лицензионное соглашение или заключили его на радикально отличающихся условиях. Однако, как мы понимаем, столь неконкретная формулировка затрудняет широкое применение данной нормы на практике.

При заключении лицензионного договора лицензиату необходимо проверить условие об одностороннем отказе от исполнения договора.

Заключение лицензионного договора

Заключение лицензионного договора подчиняется общим правилам заключения договоров. Лицензиату необходимо проверить, что в проекте соглашения присутствуют все существенные условия лицензионного договора, чтобы исключить риск признания договора незаключенным. Также необходимо проверить обычные или случайные условия договора, такие как:

условие о сроке действия лицензионного договора,
условие об ответственности сторон,
возможность заключения сублицензионного договора,
порядок разрешения споров и т. д.

В частности, следует обратить внимание на то, как сформулировано условие об одностороннем отказе от договора , и вправе ли стороны расторгнуть соглашение в одностороннем порядке, не обращаясь в суд.

Условие об одностороннем отказе от лицензионного договора

Лицензиат заинтересован в том, чтобы он имел право в любой момент, а лицензиар таким правом не обладал.

По умолчанию лицензиат обладает правом на односторонний отказ лишь в случае, если предмет договора - ноу-хау (п. 2 ст. 1469 ).

Лицензиара же закон наделяет таким правом независимо от предмета договора. Однако лицензиар может воспользоваться этим правом лишь в ситуации, если лицензиат допустит существенное нарушение обязанности по выплате вознаграждения в установленный срок (п. 4 ст. 1237 ГК РФ). При таком нарушении договор прекратит действие, если будут выполняться следующие условия:

пройдет 30 дней после того, как лицензиат получит уведомление об одностороннем отказе;
в течение этих 30 дней лицензиат не исполнит обязанность по выплате вознаграждения.

Кроме этого, для договоров, заключенных в отношении некоторых объектов интеллектуальной собственности, закон предусматривает дополнительные основания для одностороннего отказа со стороны лицензиара.

В то же время закон позволяет сторонам, заключающим лицензионный договор в рамках осуществления ими предпринимательской деятельности, самостоятельно предусмотреть основания для одностороннего отказа (п. 1, 2 ст. 310, п. 1 ст. 450.1, п. 2 ст. 1233 ГК РФ).

Как лицензиату сформулировать условие об одностороннем отказе от договора

Оптимальный вариант - включить в договор условие, по которому лицензиат вправе отказаться от исполнения договора в любой момент и независимо от каких бы то ни было обстоятельств, а лицензиар правом на односторонний отказ не обладает (кроме случаев, когда отказ прямо предусмотрен в законе).

Вместе с тем, нужно понимать, что такое условие не будет соответствовать интересам лицензиара и тот, вероятнее всего, постарается настоять на другой формулировке. В этом случае лицензиату стоит попытаться сохранить за собой право на односторонний отказ, но при этом конкретизировать, при каких ситуациях такой отказ возможен (т. е. заменить безусловное право на отказ условным). Имеет смысл указать как можно больше оснований для одностороннего отказа по инициативе лицензиата (например, в связи с тем, что лицензиар вовремя не передал материальный носитель с экземпляром произведения).

Если хотя бы одно из таких оснований возникнет в ходе исполнения договора, лицензиат получит возможность самостоятельно выбрать дальнейший алгоритм действий: либо продолжить исполнять договор (несмотря на наступившее негативное обстоятельство), либо отказаться от исполнения без обращения в суд. Причем если лицензиат выберет второй вариант, ему может удаться взыскать с лицензиара сумму уплаченного аванса (при условии, если лицензиар не предоставил встречного исполнения).

В то же время нужно проследить за тем, чтобы договор предусматривал как можно меньше оснований для отказа по инициативе лицензиара и тем более не содержал положения о безусловном отказе с его стороны. Если хотя бы одно из предусмотренных оснований наступит и лицензиар воспользуется правом на отказ, лицензиат не сможет добиться того, чтобы суд признал такой отказ незаконным.

В договоре имеет смысл предусмотреть плату за односторонний отказ лицензиара.

Закон позволяет это сделать, если стороны заключают договор в рамках осуществления ими предпринимательской деятельности (п. 3 ст. 310 ГК РФ). В такой ситуации в договоре разрешено установить конкретную денежную сумму, которую лицензиар будет должен выплатить лицензиату при одностороннем отказе.

При наличии такого условия лицензиару, намеренному заявить об одностороннем отказе, придется сначала проанализировать, что ему будет выгоднее:

выйти из договорных отношений, перечислив лицензиату установленную плату за односторонний отказ;
продолжить исполнять договор, сэкономив деньги на внесение такой платы.

Не исключено, что лицензиар выберет второй вариант. В итоге отношения сторон будут сохранены и лицензиат сможет получить ожидаемый результат по договору. А если лицензиар все-таки заявит об отказе, выплаченная им сумма станет своего рода компенсацией за прекращение договора.

Вместе с тем, при включении в договор условия о плате за отказ нужно проверить, чтобы такая плата была предусмотрена только для лицензиара. В противном случае (т. е. если условие будет распространяться на обе стороны) лицензиату стоит решить, насколько такое положение будет оправданным.

Бесплатные конференции в регионах

29 марта - Екатеринбург; 26 апреля - Новосибирск; 31 мая - Нижний Новгород

Профессиональная справочная система для юристов, в которой вы найдете ответ на любой, даже самый сложный вопрос.

Смотрите, какие условия суды чаще всего оценивают по-разному. Возьмите в договор безопасные формулировки таких условий. Используйте позитивную практику, чтобы убедить контрагента включить условие в договор, а негативную – чтобы убедить отказаться от условия.

Оспаривайте постановления, действия и бездействие пристава. Освобождайте имущество от ареста. Взыскивайте убытки. В этой рекомендации все, что нужно: четкий алгоритм, подборка судебной практики и готовые образцы жалоб.

Читайте восемь негласных правил регистрации. Основано на показаниях инспекторов и регистраторов. Подойдет для компаний, которым ИФНС поставила метку о недостоверности.

Свежие позиции судов по неоднозначным вопросам взыскания судебных расходов в одном обзоре. Проблема в том, что множество деталей до сих пор не прописано в законе. Поэтому в спорных случаях ориентируйтесь на судебную практику.

Отправляйте уведомление на сотовый, по e-mail или бандеролью.

Основания, условия и последствия прекращения лицензионного договора регулируются общими положениями гражданского законодательства (гл.26 ГК).

Лицензионный договор прекращается в случаях:

надлежащего его исполнения

истечения срока договора

прекращения деятельности юридического лица – стороны по договору

смерти физического лица – стороны по договору.

Кроме того, досрочное расторжение договора возможно по соглашению сторон, если иное не предусмотрено законодательством или самим договором.

Согласно ст. 420 и 421 ГК одна из сторон договора может заявить требование о расторжении договора в судебном порядке:

1) при существенном нарушении договора другой стороной;

2) при существенном изменении обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора.

Существенным признается нарушение договора одной из сторон, влекущее для другой стороны такой ущерб, в результате которого она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора. В качестве такого нарушения лицензионного договора может рассматриваться неуплата вознаграждение лицензиару; использование лицензиатом объекта интеллектуальной собственности способами, не предусмотренными договором; передача объекта лицензии по сублицензии, если это не предусмотрено основной лицензией и т.д.

Изменение обстоятельств признается существенным, если они изменились настолько, что, если бы стороны могли это разумно предвидеть, договор вообще не был бы ими заключен или был бы заключен на значительно отличающихся условиях. Примером может служить следующая ситуация:

Объектом лицензии являются права на изобретение. Во время действия лицензионного договора выдается патент на новое изобретение, использование которого для лицензиата намного выгоднее по многим параметрам. В данной ситуации обстоятельства для этой стороны договора изменяются существенно, что может привести к желанию расторгнуть невыгодный для стороны договор.

Однако требование о расторжении договора может быть заявлено стороной в суд только после получения отказа другой стороны на предложение расторгнуть договор либо неполучения ответа в срок, указанный в предложении или установленный законодательством либо договором, а при его отсутствии – в тридцатидневный срок.

Согласно п.1 ст.423 ГК при расторжении договора обязательства сторон прекращаются.

Если основанием для расторжения договора послужило существенное нарушение договора одной из сторон, другая сторона вправе требовать возмещения убытков, причиненных расторжением договора.

Тема 8. Правовая охрана средств индивидуализации участников гражданского оборота и производимой ими продукции (работ, услуг) План

1. Понятие и структура фирменного наименования. Право на использование фирменного наименования.

2. Понятие, виды и форма товарного знака. Требования, предъявляемые к товарному знаку (знаку обслуживания). Основания для отказа в регистрации товарного знака.

3. Порядок регистрации товарного знака. Недействительность и прекращение регистрации товарного знака.

4. Право на наименование места происхождения товара (географические указания).

Вправе ли Лицензиат написать отказ? Что нам делать в этой ситуации? (мы готовы хоть сегодня выполнить свои обязательства по договору) Какие есть основания у нас не принимать этот отказ?

Компания Лицензиар(правообладатель) заключил лицензионный договор, Лицензиат оплатил лицензии, мы их передать не успели. В последующем Лицензиат прислал уведомление об отказе от договора(ссылку на статью не указал, но думаем, что по ст.450.1 ГК РФ) и просьбой вернуть вознаграждение. В лицензионном договоре не прописано, что Стороны могут досрочно расторгнуть договор, отказаться от договора. Мы договор расторгать не хотим, а хотим на сумму вознаграждения передать права. Вопросы: Вправе ли Лицензиат написать такой отказ? Что нам делать в этой ситуации? (мы готовы хоть сегодня выполнить свои обязательства по договору) Какие есть основания у нас не принимать этот отказ?кто является управомоченной стороной на отказ от исполнения лицензионного договора

Если в договоре не предусмотрены иные случаи для одностороннего отказа, то в силу закона Лицензиат вправе на односторонний отказ, только если предметом договора является ноу-хау (ст.1469 ГК РФ).

Договор считается расторгнутым путем одностороннего отказа от его исполнения, если такой отказ предусмотрен в законе или соглашении сторон, в случае если вы не согласны с односторонним отказом Лицензиата, вы вправе обжаловать отказ в суде. До подачи заявления в суд, необходимо соблюсти претензионный порядок.

Правом на односторонний отказ в силу закона обладают обе стороны. Лицензиат в случае, если предмет договора – ноу-хау (п. 2 ст. 1469 ГК РФ). Лицензиара же закон наделяет таким правом независимо от предмета договора. Однако лицензиар может воспользоваться этим правом лишь в ситуации, если лицензиат допустит существенное нарушение обязанности по выплате вознаграждения в установленный срок (п. 4 ст. 1237 ГК РФ)

Стороны заключают договор в отношении секрета производства (ноу-хау) и не указывают срок действия договора. В такой ситуации каждая из сторон вправе отказаться от исполнения договора (п. 2 ст. 1469 ГК РФ).

Виталия Перелыгина, Александр Баринова,

На какие обычные и случайные условия лицензионного договора лицензиату нужно обратить внимание

Порядок разрешения споров

В лицензионном договоре целесообразно урегулировать отношения на случай, если:

между сторонами возникнет спор;
одна из сторон решит обратиться в суд с требованием к другой стороне.

Условие о досудебном порядке урегулирования споров

С 1 июня 2016 года в арбитражном процессе появился обязательный претензионный порядок для исков по гражданским делам (ч. 5 ст. 4 АПК РФ). Это означает, что теперь в договоре можно не предусматривать отдельное условие о досудебном разрешении спора. В таком случае будут действовать общие правила закона.

Вместе с тем, стороны вправе их изменить – установить в договоре:

более короткий или более продолжительный срок для ответа на претензию контрагента (по закону он составляет 30 календарных дней с момента направления претензии);
особые способы направления претензии и ответа не нее (по электронной почте, по факсу и т. д.). По общему же правилу претензии и ответы на них направляют «обычной» почтой либо доставляют курьером. Иные способы закон хоть прямо и не запрещает, однако суды зачастую относятся к ним скептически.

Изменить общие правила стоит, если стороны намерены:

либо упростить и ускорить этап мирного урегулирования спора, то есть по сути сделать его формальным (например, предусмотреть трехдневный срок для ответа на претензию, направленную по e-mail);
либо, наоборот, усложнить порядок обращения в суд (к примеру, установить право направить ответ на претензию по почте в течение трех месяцев).

Впрочем, даже если стороны решили не менять общие правила, включить в договор условие о досудебном порядке не помешает. В частности, стоит более детально и доступно изложить то, что законодатель предусмотрел в части 5 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса РФ. Это позволит лучше понять алгоритм необходимых действий на случай, если между сторонами возникнет спор.

Условие об одностороннем отказе

При заключении лицензионного договора важно проверить, вправе ли стороны расторгнуть соглашение в одностороннем порядке (т. е. без обращения в суд).

Лицензиат заинтересован в том, чтобы он имел право отказаться от исполнения договора в любой момент, а лицензиар таким правом не обладал.

По умолчанию лицензиат обладает правом на односторонний отказ лишь в случае, если предмет договора – ноу-хау (п. 2 ст. 1469 ГК РФ).

пройдет 30 дней после того, как лицензиат получит уведомление об одностороннем отказе;
в течение этих 30 дней лицензиат не исполнит обязанность по выплате вознаграждения.

Что нужно учесть лицензиату при получении права использования объектов интеллектуальной собственности, в отношении которых закон предусматривает особые правила одностороннего отказа

Ситуация 1

Стороны заключают договор в отношении секрета производства (ноу-хау) и не указывают срок действия договора.

В такой ситуации каждая из сторон вправе отказаться от исполнения договора (п. 2 ст. 1469 ГК РФ). Однако для этого необходимо предупредить об отказе другую сторону. Срок для предупреждения должен быть не менее шести месяцев (например, семь месяцев, один год и т. д.). Если стороны не укажут срок в договоре, он будет составлять шесть месяцев.

При заключении договора лицензиату имеет смысл предусмотреть:

минимальный срок для предупреждения (6 месяцев), если от договора отказывается лицензиат (ведь лицензиату может понадобиться прекратить договорные отношения в максимально короткий срок);
более продолжительный срок для предупреждения при отказе со стороны лицензиара (например, 10 месяцев, один год и т. д.). Ведь чем больше будет срок для предупреждения об отказе, тем дольше лицензиат сможет использовать объект интеллектуальной собственности.

Ситуация 2

Стороны заключают в отношении произведения издательский лицензионный договор.

Лицензиар по такому договору получит право на односторонний отказ, если лицензиат не начнет использовать произведение в срок, установленный в договоре (п. 1 ст. 1287 ГК РФ).

При заключении договора лицензиату имеет смысл предусмотреть как можно более продолжительный срок, в течение которого лицензиат должен начать использовать произведение. Ведь если срок окажется небольшим и лицензиат не успеет перейти к использованию произведения, возникнет существенный риск одностороннего отказа со стороны лицензиара.

Можно воспользоваться и другой тактикой: умышленно не указать в договоре срок для начала использования произведения. В такой ситуации лицензиар сможет расторгнуть договор в одностороннем порядке лишь в случае, когда договор будет прямо предусматривать (п. , ст. 310, абз. 2 п. 1 ст. 1287 ГК РФ):

либо право на безусловный односторонний отказ (т. е. на отказ в любой момент и независимо от каких бы то ни было обстоятельств);
либо право на односторонний отказ по истечении срока, который обычно устанавливается для начала использования произведений с учетом их конкретного вида и способа использования.

Однако сам по себе факт того, что договор не будет предусматривать конкретный срок для начала использования произведения, может повлечь разногласия и споры между сторонами. Если лицензиат намерен минимизировать риск споров и в то же время в максимальной степени обезопасить себя от риска одностороннего отказа со стороны лицензиара, имеет смысл все же выбрать первый вариант поведения, то есть попытаться установить максимально продолжительный срок.

Яны Мишиной, старшего юриста юридического департамента БАСФ Россия и СНГ

Виталия Перелыгина, старшего эксперта ЮСС «Система Юрист»

Что проверить лицензиару при заключении лицензионного договора о предоставлении права использования секрета производства (ноу-хау): существенные условия и дополнительные обязанности сторон

Односторонний отказ от исполнения договора
При заключении лицензионного договора важно проверить, вправе ли стороны расторгнуть соглашение в одностороннем порядке (т. е. без обращения в суд).

Лицензиар заинтересован в том, чтобы он имел право отказаться от исполнения договора в любой момент, а лицензиат таким правом не обладал.

Вместе с тем, правила об одностороннем отказе зачастую регулируются законом, и сторонам запрещается включать в договор противоречащие им условия. Лицензионный договор в отношении ноу-хау – как раз такой случай. Основания для одностороннего отказа от такого договора различаются в зависимости от того, указали стороны срок действия договора или нет.

Если стороны заключают срочный договор, то по умолчанию расторгнуть его в одностороннем порядке может лишь лицензиар, причем только в конкретной ситуации: если лицензиат допустит существенное нарушение обязанности по выплате вознаграждения в установленный срок (п. 4 ст. 1237 ГК РФ). В то же время закон позволяет сторонам, заключающим лицензионный договор в рамках осуществления ими предпринимательской деятельности, предусмотреть иные основания для одностороннего отказа (п. , ст. 310, п. 2 ст. 1233 ГК РФ).

При заключении бессрочного договора каждая из сторон имеет право на безусловный односторонний отказ, то есть может отказаться от исполнения соглашения независимо от каких бы то ни было обстоятельств (п. 2 ст. 1469 ГК РФ). Однако для этого необходимо предупредить об отказе другую сторону.

Срок для предупреждения должен быть не менее шести месяцев (например, семь месяцев, один год и т. д.). Если стороны не укажут срок в договоре, он будет составлять шесть месяцев.

При заключении бессрочного договора лицензиару имеет смысл предусмотреть:

минимальный срок для предупреждения (шесть месяцев), если от договора отказывается лицензиар (ведь лицензиару может понадобиться прекратить договорные отношения в максимально короткий срок);
более продолжительный срок для предупреждения при отказе со стороны лицензиата (например, 10 месяцев, один год и т. д.). Это целесообразно, например, тогда, когда стороны согласовали вознаграждение в виде ежемесячных платежей. Ведь чем больше месяцев будет составлять срок для предупреждения об отказе, тем дольше будет действовать договор, а значит, лицензиар получит большее число платежей (к примеру, не 6, а 10).

Форму предупреждения об отказе закон не регулирует. Стороны могут самостоятельно установить, в какой именно форме необходимо уведомить контрагента о расторжении договора в одностороннем порядке.

Виталия Перелыгина, старшего эксперта ЮСС «Система Юрист», Александр Баринова, руководителя юридического отдела ООО «О-Курьер» дочерней структуры OZON Holding (до 2016 г.)

Проверка обычных и случайных условий лицензионного договора: выгоды и риски для лицензиара

Пример из практики: суд посчитал, что односторонний отказ лицензиата от исполнения лицензионного договора был правомерным, и взыскал с лицензиара сумму полученного аванса

ООО «Б.» (лицензиар) заключило с ОАО «П.» (лицензиат) лицензионный договор о предоставлении права использования программ для ЭВМ. Лицензиат обязался перечислить лицензиару авансовый платеж. Стороны установили, что лицензиар должен передать лицензиату экземпляры компьютерных программ в течение 10 недель с момента получения аванса. Если он не сделает это в установленный срок, лицензиат получит право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора и потребовать возвратить перечисленную сумму. Если лицензиар не возвратит аванс в течение 10 рабочих дней, он обязан выплатить неустойку в размере 0,1 процента от суммы аванса за каждый день просрочки.

Лицензиат перечислил аванс, однако лицензиар не передал экземпляры программ в установленный срок. По этой причине ОАО «П.» направило в адрес ООО «Б.» уведомление об одностороннем отказе и сообщило о необходимости возвратить сумму авансового платежа.

Поскольку лицензиар эту сумму не вернул, лицензиат обратился в суд с требованиями о взыскании авансового платежа и неустойки.

Суд посчитал, что лицензионный договор расторгнут правомерно. Так, договор считается расторгнутым путем одностороннего отказа от его исполнения, если такой отказ предусмотрен в законе или соглашении сторон. Лицензиар и лицензиат предусмотрели в договоре конкретные обстоятельства, при наступлении которых ОАО «П.» вправе заявить об одностороннем отказе. Суд установил, что такие обстоятельства наступили (лицензиар не передал компьютерные программы), а значит, требование о взыскании аванса обоснованно. В то же время истец не вправе взыскать договорную неустойку, поскольку ее нельзя начислить за период после расторжения договора (постановление Президиума ВАС РФ от 18 мая 2010 г. № 1059/10). В итоге суд взыскал с ответчика сумму авансового платежа (

Нам часто задают вопрос о порядке и последствиях расторжения лицензионного (сублицензионного) договора на программное обеспечение.

По общему правилу односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законом. Односторонний отказ от исполнения обязательства, связанного с осуществлением его сторонами предпринимательской деятельности, допускается также в случаях, предусмотренных договором, если иное не вытекает из закона или существа обязательства (ст.310 ГК РФ).

Важно знать! На лицензионный договор распространяются положения общей части ГК РФ об обязательствах (ст.307 - 419) и договорах (ст.420 - 453). Соответственно, к отношениям сторон по лицензионному договору на программное обеспечение применяются нормы гл.29 ГК РФ «Изменение и расторжение договора».

С учетом положений гл.29 можно выделить 4 общих основания расторжения лицензионного договора:

Соглашение сторон (п.1 ст.450 ГК РФ);
Существенное нарушение договора (п.2 ст.450 ГК РФ);
Отказ от исполнения договора (п.3 ст.450, п.4 ст.1237 ГК РФ); и
Существенное изменение обстоятельств (ст.451 ГК РФ).

Соглашение о расторжении договора заключается в той же форме, что и лицензионный договор. Таким образом для расторжения лицензионного договора на ПО достаточно подписания соглашения обеими сторонами или обмена письмами, которые подтверждают намерение обеих сторон прекратить его действие. Там же стороны, обычно определяют дату и порядок вступления соглашения в силу и его последствия (взаиморасчеты, обязанность возвратить или уничтожить экземпляры программного обеспечения и документации и т.д.).

Во втором случае речь идет о судебном порядке расторжения договора в связи с его нарушением одной из сторон. Такое нарушение должно быть существенным. Законом прямо предусмотрено, что существенным признается такое нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора.

Например, для лицензиата поводом для расторжения лицензионного договора может послужить нарушение обязательства по предоставлению прав или экземпляров ПО и согласованной документации на него, предоставление некачественных программ, нарушение гарантий по договору, вт.ч. по принадлежности лицензиару необходимых прав на лицензируемое ПО. Для лицензиара основанием для расторжения лицензионного договора, например, может быть нарушение лицензиатом способов и территории использования лицензионных программ.

Требование об изменении или о расторжении договора может быть заявлено стороной в суд только после получения отказа другой стороны на предложение изменить или расторгнуть договор либо неполучения ответа в срок, указанный в предложении или установленный законом либо договором, а при его отсутствии - в тридцатидневный срок (п.2 ст.252 ГК РФ).

Отказ от исполнения лицензионного договора может быть прямо предусмотрен соглашением сторон, в т.ч. в тексте самого договора, а также законом. Так на основании п.4 ст.1237 ГК РФ, при нарушении лицензиатом обязанности уплатить лицензиару в установленный лицензионным договором срок вознаграждение за предоставление права использования произведения науки, литературы или искусства (глава 70) либо объектов смежных прав (глава 71) лицензиар может в одностороннем порядке отказаться от лицензионного договора.

Обратите внимание! Необходимо отличать отказ от исполнения лицензионного договора от его расторжения в связи с существенным нарушением. Во-первых, основанием для отказа не обязательно должно быть нарушение. Договором может быть предусмотрено, что любая из сторон вправе отказаться от исполнения договора без пояснения причин при условии уведомления об этом за определенный срок. Во-вторых, отказ от исполнения реализуется во внесудебном порядке. Поэтому следует уделять должное внимание формулировкам договора, т.к. от них зависит насколько просто будет при необходимости расторгнуть договор.

Последнее основание расторжения договора применяется в случае, когда не подходит ни одно из перечисленных выше. Т.е. стороны не могут достигнуть соглашения о расторжении лицензионного договора в добровольном порядке, существенное нарушение отсутствует, и договор или закон не предусматривает возможность одностороннего отказа от его исполнения.

Существенное изменение обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора, является основанием для его изменения или расторжения, если иное не предусмотрено договором или не вытекает из его существа. Изменение обстоятельств признается существенным, когда они изменились настолько, что, если бы стороны могли это разумно предвидеть, договор вообще не был бы ими заключен или был бы заключен на значительно отличающихся условиях.

В таком случае лицензионный договор может быть расторгнут по решению суда при одновременном наличии следующих условий:

в момент заключения договора стороны исходили из того, что такого изменения обстоятельств не произойдет;
изменение обстоятельств вызвано причинами, которые заинтересованная сторона не могла преодолеть после их возникновения при той степени заботливости и осмотрительности, какая от нее требовалась по характеру договора и условиям оборота;
исполнение договора без изменения его условий настолько нарушило бы соответствующее договору соотношение имущественных интересов сторон и повлекло бы для заинтересованной стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишилась бы того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора;
из обычаев делового оборота или существа договора не вытекает, что риск изменения обстоятельств несет заинтересованная сторона.

В качестве примера можно привести случай из судебной практики, когда лицензионный договор на программное обеспечение был расторгнут в связи с отказом от заключения смежного